李琦
中国律师
北京魏启学律师事务所

 
随着强化知识产权保护的政策性指导不断深入，立法层面上继《商标法》后，《民法典》引入了侵害知识产权的惩罚性赔偿一般性规定，随后第四次修改的《专利法》中也正式对侵害专利权的惩罚性赔偿做出了具体规定。即，对于故意侵权且情节严重的专利侵权行为，可以适用惩罚性赔偿。《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》中则对“故意侵权”、“情节严重”这两个适用要件进行了解释，并列举了相应情形。惩罚性赔偿的适用要件可以说已较为明晰，司法实践中，适用惩罚性赔偿的专利侵权纠纷也逐渐增多。那么，在可以适用惩罚性赔偿的案件中，惩罚性赔偿的金额应当如何计算，也进一步成为受关注的话题。本文中，笔者将结合最近的司法判例，简析专利侵权纠纷中惩罚性赔偿金额的具体计算要求及注意事项。

1、基数的确定

根据《专利法》第七十一条第一款、《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第五条、第六条的规定，专利侵权纠纷中确定惩罚性赔偿数额时，首先应以权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定作为计算基数，该基数不包括原告为制止侵权所支付的合理开支；次而参照该专利许可使用费的倍数合理确定惩罚性赔偿数额的计算基数。继而综合考虑主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素的基础上，按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

根据上述法律法规可以明确，专利侵权纠纷中确定惩罚性赔偿数额时，首先要确定明确的惩罚性赔偿的计算基数，即可以认为当该基数不能明确时，则不能适用惩罚性赔偿。

例如，北京知识产权法院判决的(2020)京73民初816号侵害外观设计专利权纠纷案件中明确指出“本案中，卡特马克公司主张惩罚性赔偿，但卡特马克公司未提交有关其实际损失的证据，在案证据无法确定小菜丫公司因侵权所获利益的具体数额，亦无专利许可使用费可供参照，难以依据专利法第七十一条第一款确定侵害外观设计专利权的具体数额，进而适用惩罚性赔偿”。

又如，浙江省高级人民法院判决的(2022)浙民终1110号侵害外观设计专利权纠纷案件中明确指出“本案中，俊峰公司主张以博孚公司侵权获利为基数，要求适用惩罚性赔偿。俊峰公司一审虽提交了涉案专利产品的物料成本清单，由于该物料成本清单系单方提交，且博孚公司对此不予认可，该物料成本清单上载明的物料成本无法确认，且制造、销售产品还包括其他必要成本，故博孚公司在本案中的侵权获利无法计算，本案难以以侵权获利为基数适用惩罚性赔偿计算赔偿数额”。

值得注意的是，根据专利法及上述惩罚性赔偿司法解释的具体规定可以看出，专利侵权纠纷中惩罚性赔偿与法定赔偿不能同时适用。最新司法判例的观点也均对此点予以印证，例如，上述两案中法院均在指出不能适用惩罚性赔偿的基础上，对赔偿金额进行了酌定。

另外，根据专利法及惩罚性赔偿相关司法解释可知，专利侵权案件中惩罚性赔偿计算方式选择的第一顺位为权利人损失或侵权人获利，第二顺位为许可费倍数，司法实践中，以侵权获利作为基数更为常见。而侵权人获利通常要通过举证证明被控侵权产品销售数量、单价、利润率、侵权期间、专利贡献度等内容来完成，举证难度也较大。

例如，我所最近取得一审胜诉的侵害外观设计专利权纠纷案件中，我所作为专利权人的代理人，由于涉案侵权产品为B to B领域产品取证较为困难，我所经努力保全了被控侵权方在在先生效判决后仍持续侵权行为的证据，但经多方取证仍不能获取侵权产品的完整销售数量及确切的利润率等相关证据，遂通过举证相关行业报告的方式证明了被告生产、销售被控侵权产品类别产品的各年度年销售额，再通过被告宣传信息等证明被告生产、销售此类别产品的种类数；举证国家统计局数据以证明该类别产品的利润率的方式初步举证并具体计算被告侵权获利的同时向法院申请命令被告披露被控侵权产品相关账簿、资料以确切计算侵权获利。由于被告拒绝提交相关账簿、资料，法院遂依据专利法第七十一条四款，根据我方主张和证据计算了侵权获利，并以该侵权获利作为了惩罚性赔偿的计算基数。

总之，惩罚性赔偿的基数与填平性赔偿的计算方法和举证方法相同，在可以适用惩罚性赔偿的案件中，更应留意包括侵权获利在内的赔偿计算和举证。

2、倍数的确定

根据法律规定，惩罚性赔偿为基数的一倍以上五倍以下。具体倍数由请求人主张，而有法院根据案件具体情形，即“故意”和“情节严重”的程度来确定。

如，广东省深圳市中级人民法院判决的(2021)粤03民初6065号侵害外观设计专利权纠纷案件中，法院综合考虑“1.涉案专利的知名度及有效期；2.原告在网上多次投诉被诉侵权产品侵权，二被告明知原告具有涉案知识产权，仍在申诉不成立的情况下更换链接继续侵权；3.侵权行为持续时间超过3年；4.二被告在多个网站开设多个店铺，侵权范围较广”确定倍数为两倍。前述我所代理的案件中，法院酌定的倍数也为两倍。

3、其他留意点

（1）惩罚性赔偿的起算日及是否应分段计算。可以作为专利侵权纠纷惩罚性赔偿的法律基础的《中华人民共和国民法典》于2021年1月1日起施行，生效时间尚短，而侵权行为跨越2021年1月1日前后的可能性很高，此时就应当注意，根据法不溯及既往的一般原则，对于发生在《民法典》施行之前的行为，一般认为不应当适用惩罚性赔偿，即惩罚性赔偿的基数应考虑2021年1月1日之后的侵权行为。

（2）惩罚性赔偿应由原告明确请求，并且应当明确赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由。如(2021)粤73知民初559号侵害发明专利权纠纷案件中，原告在起诉时主张10万元经济损失的赔偿，而在诉讼中以60万元为计算基数，主张适用5倍惩罚性赔偿，但赔偿总额仍然坚持以10万元诉讼请求为限。对此，广州知识产权法院明确指出“此种原告主张的赔偿额远低于计算基数的情形，若依据填平原则适用酌定的补偿性赔偿已足以实现对原告的救济，则没有适用惩罚性赔偿的必要”。

综上，专利侵权纠纷中，权利人可以根据案件情况适当主张惩罚性赔偿，在主张的同时应注意积极举证证明权利人损失、侵权获利或许可费以及被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等相关证据，从而有效确定惩罚性赔偿的基数，以及其倍数的考虑的因素。使权利人在获得权利人损失或侵权获利等相应救济的同时通过惩罚性赔偿的方式使侵权人受到应有的惩罚以遏制重复、恶意侵权行为。