裁判要旨

专利权人在无效宣告请求审查程序中对一项权利要求作出限缩解释时,即使该权利要求最终被宣告无效,有关限缩解释仍适用于引用该权利要求的其他权利要求。
 
案件信息
 
审级、法院、
案号
、裁判日期
 
一审:广州知识产权法院(2020)粤73知民初658号
裁判日期:2021年8月17日
二审:最高人民法院(2022) 最高法知民终681号
裁判日期:2023年10月23日
案由 侵害实用新型专利权纠纷
当事人 深圳市晶泰电子有限公司:一审原告、二审上诉人
东莞市新贵电子科技有限公司:一审被告、二审被上诉人
裁判结果 一审:驳回深圳市晶泰电子有限公司的诉讼请求
二审:撤销一审判决,驳回深圳市晶泰电子有限公司基于权利要求3、4部分的起诉,驳回深圳市晶泰电子有限公司基于权利要求5、8部分的上诉请求以及其他诉讼请求。
涉案法条 《中华人民共和国专利法》第五十九条第一款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条、第七条
 
案件概要

案外人徐某于2015年1月29日申请名称为“空心对管轴键盘”的实用新型专利(简称“涉案专利”,专利号:ZL201520064963.8),2015年7月1日获得授权。2016年6月1日,专利权人变更为深圳市晶泰电子有限公司(简称“晶泰公司”)。

涉案专利的权利要求1-5及8为:

1.一种空心对管轴键盘,其特征在于:包括表面设置有多对发光对管的PCB板以及设置在所述PCB板具有所述发光对管的一侧上且与多对所述发光对管分别一一对应的多个空心轴开关;每对所述发光对管均包括光敏元件和与所述光敏元件相对设置且于通电时对该光敏元件发射光线以使两者之间形成光路的发光元件;每个所述空心轴开关均包括壳体、用于按压且在受压时向下移动并导通或阻断所述光路以形成信号输入的开关轴以及用于驱动所述开关轴向上移动复位的弹性复位件,所述壳体内具有用于安装所述开关轴的第一容腔。

2.根据权利要求1所述的空心对管轴键盘,其特征在于:所述发光元件为红外线发射管,所述光敏元件为光敏接收管。

3.根据权利要求2所述的空心对管轴键盘,其特征在于:所述PCB板上在每个所述红外线发射管和与该红外线发射管相对的所述光敏接收管之间形成有防止所述开关轴撞击所述PCB板的避空结构。

4.根据权利要求3所述的空心对管轴键盘,其特征在于:所述避空结构为开设在所述PCB板的通孔或盲孔。

5.根据权利要求1至4中任一项所述的空心对管轴键盘,其特征在于:每个所述壳体均包括上盖和下盖,所述上盖与所述下盖之间围合形成所述第一容腔,所述开关轴的顶端由所述上盖的顶面伸出,所述开关轴的底部形成有一向下延伸且在所述开关轴被压下时穿出所述下盖的底面并阻断所述光路的导柱。

8.根据权利要求5所述的空心对管轴键盘,其特征在于:所述下盖的底部形成有遮光围栏,所述遮光围栏包括由所述下盖的底面周边朝所述PCB板延伸的环形侧壁,所述下盖、所述环形侧壁以及所述PCB板之间形成用于容置所述发光对管的第二容腔。

2019年3月4日,国家知识产权局作出第39285号无效宣告请求审查决定(简称“第39285号决定”),宣告涉案专利权利要求1、2无效,在权利要求3-10的基础上继续维持该专利权有效。

晶泰公司受让涉案专利后,发现多家公司生产的“光学轴体键盘”涉嫌侵犯涉案专利的专利权,于是在分别进行了证据保全之后提起多起诉讼。在以东莞市新贵电子科技有限公司(简称“新贵公司”)为被告的诉讼中,晶泰公司向广州知识产权法院(简称“一审法院”)请求,判令新贵公司立即停止侵权行为,赔偿晶泰公司经济损失50万元及合理支出5万元。

一审法院将被诉侵权产品与涉案专利进行比对,认为被诉侵权产品技术方案未落入涉案专利权利要求3-5的保护范围,权利要求8引用了权利要求5,因此被诉侵权产品技术方案未落入权利要求8的保护范围。

据此,一审法院驳回了晶泰公司的诉讼请求。晶泰公司不服,上诉至最高人民法院。二审期间,国家知识产权局作出第52894号无效宣告请求审查决定书(简称“第52894号决定”),宣告涉案专利权利要求3-7无效,在权利要求8-10的基础上继续维持该专利权有效。晶泰公司针对第52894号决定提起行政诉讼。

最高人民法院认为,晶泰公司据以主张专利权的权利要求3-5已被国家知识产权局宣告无效,可以驳回晶泰公司依据权利要求3-5这一部分的起诉。此后如果有证据证明宣告该有关权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的,晶泰公司可以就上述权利要求另行提起侵权诉讼。虽然涉案专利权利要求1、2、3、4、5已被宣告无效,但权利要求5引用权利要求1至4任一项,权利要求8引用权利要求5,为评述被诉侵权产品是否落入权利要求8的保护范围,同样需对被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求1、2、3、4、5进行认定。

根据涉案专利说明书的记载,权利要求3、4 所限定的技术特征“避空结构”的设置目的是防止开关轴行程过大而撞击PCB板,因此在发射管和接收管之间的PCB板上设置了“避空结构”,而被诉侵权产品在PCB板设置有上孔和下孔,其客观上可以起到避免撞击PCB板的作用。被诉侵权产品所具有的凸起以及保护套等,均系在已有的避空结构中增加的技术特征,对于判定被诉侵权产品是否具备“避空结构”并无影响。因此,被诉侵权产品具备涉案专利权利要求3、4所限定的技术特征“避空结构”。

关于权利要求5所限定的技术特征“开关轴的底部形成有一向下延伸且在所述开关轴被压下时穿出下盖的底面并阻断所述光路的导柱”,晶泰公司就该技术特征在无效阶段进行过表述,认为无效证据中阻断光路的是挡光片,并不是导柱,尽管挡光片与导柱均设置在按键上,但两者并不相同,在按压时移动经过的路径也不相同。因此无效证据未公开权利要求5的技术特征。第39285号决定也基于晶泰公司的表述维持了权利要求5的有效性。但是,被诉侵权产品所采用的技术方案为“发声T型轴在导柱的带动下上下运动遮断光路”,并不是直接由导柱阻断光路,其指向的是无效证据中的技术特征。由于晶泰公司在无效阶段明确表述过二者的不同,因此被诉侵权产品不具备权利要求5的技术特征。

权利要求8系权利要求5的从属权利要求,在权利要求5因适用禁止反悔原则而判断为不具备该附加技术特征的情况下,权利要求8同样应当适用禁止反悔原则而判定不具备前述技术特征。即使后续权利要求5被无效,亦应当适用禁止反悔原则,否则有违公平原则。禁止反悔原则是对专利权保护范围的进一步限定,起到确定权利要求的保护范围的作用,一项权利要求保护范围确定后,不应因其在后续无效宣告程序中被宣告无效而对其保护范围产生影响,亦不应随着该权利要求的无效而影响其从属权利要求的保护范围。同时,本案中第39285号决定、第52894号决定针对权利要求5引用的最接近的对比文件相同,第52894号决定系引入了新的与最接近的对比文件相结合的证据进而宣告权利要求5无效,该无效理由与第39285号决定维持权利要求5有效的理由互相之间并无冲突。因此,在被诉侵权产品技术方案未落入权利要求5的保护范围的情况下,亦未落入权利要求5从属权利要求8的保护范围。

据此,最高人民法院撤销一审判决,驳回晶泰公司基于权利要求3、4部分的起诉,驳回晶泰公司基于权利要求5、8部分的上诉请求以及其他诉讼请求。
 
魏所解读

本案入选了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2023)》,本案亮点在于禁止反悔原则在权利要求被无效情形下能否适用于引用该权利要求的其他从属权利要求。

“禁止反悔原则”是诚实信用原则在专利法的体现,以防止部分专利权人在专利授权确权程序中为获权或维持有效性而对技术方案进行限缩性修改或解释后,又在侵权诉讼中将已放弃的技术方案纳入专利权保护的范围以获得维权收益。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第6条规定:“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第13条规定:“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的,人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”

本案中,第39285号决定的口头审理笔录中,对于无效宣告请求人有关权利要求5限定技术特征的无效理由,晶泰公司明确表示坚持其答辩意见,作出了不同意无效宣告请求人主张的意思表示,因此晶泰公司对于权利要求5的限缩性陈述是明确的,权利要求5也得以在第39285号决定中被维持有效,限缩性修改没有被否定。结合禁止反悔原则的立法目的,即使权利要求5最终被宣告无效,有关限缩解释仍适用于引用该权利要求的其他权利要求(如权利要求8)。据此,最高人民法院认定被诉侵权技术方案未落入权利要求5、8的保护范围。