中国律师 白玉
北京魏启学律师事务所

 
在专利确权程序中，优先权是否成立有时对于案件的走向有着重要影响，甚至可能决定一项专利的“生死”。一旦优先权被认定不成立，能够用于评价该专利新创性文献的范围将大幅拓宽，例如，公开日在该专利优先权日和实际申请日之间的文献将可能作为该专利的现有技术使用，从而成为无效该专利的关键证据。因此，无论是专利申请人构筑权利基础，还是挑战方寻求无效突破，优先权问题都是双方攻防体系中需要重视的环节。

根据《专利审查指南》的规定，专利法第29条所述的相同主题的发明，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的技术效果相同的发明。围绕是否属于“相同主题的发明”的判断，对于优先权是否成立起着关键的作用，尤其对于化学医药领域，该领域具有一定的特殊性，实务中存在较为复杂的情形。本文中的案例聚焦于化学医药领域，通过对有一定代表性的案例的解读，梳理核实优先权的逻辑，以期为相关的实务操作提供参考。
 
案例1：本案涉及优先权申请中没有记载化合物的活性数据，在后申请的优先权是否成立的问题

案情简述：

涉案专利号为ZL200880102903.3。国家知识产权局作出的第580173号无效宣告请求审查决定中认定优先权成立，维持专利权有效。

涉案专利提供芦可替尼的三种可药用盐。

本专利说明书在实施例A中提供了体外JAK激酶分析方法（具体步骤略）以及结论“发现本发明的磷酸盐和相应的游离碱化合物针对JAK1、JAK2和JAK3中的每一种的IC50值都小于50nM”(参见说明书第[0092]-[0094]段)。

本专利的优先权文件与本专利说明书在文字上的区别仅在于，缺少本专利说明书前述第[0092]-[0094]段的实施例A及其结论。

此外，本专利及其优先权文件的“发明背景”部分引用了序列号为11/637,545的美国专利申请（以下简称为引证文献）。

引证文献的发明目的为提供一种具有JAK抑制活性的化合物，通过其实施例67的内容可知：在步骤2中获得了外消旋混合物，并通过HPLC进行了分离，得到R-构型(即芦可替尼)和S-构型两种对映体；进而，在步骤3中将二者分别与TFA反应得到终产物，R-和S-构型对映体的三氟乙酸盐；以及在JAK抑制活性测定中，发现所述两种三氟乙酸盐均具备活性，且其中一个对映体的活性高于另一个。

在上述引证文献中，其JAK活性检测方法与本专利的方法基本一致，但并没有记载任何一个化合物的具体检测结果，仅在最后给出了具有JAK活性的判断标准，即IC50值≤10μM。

结合以上事实，合议组认为：

在医药化学领域，由于技术效果的不可预期性较高，通常需要在说明书中记载足以证明实现所述用途和/或达到预期效果的定性或定量实验数据，以使得本领域技术人员确信发明能够实现所述用途或者效果。相应地，在该领域“相同主题的发明创造”的判断中，具体到判断在先申请与在后申请是否具备相同的技术效果时，对实验数据的依赖程度较高。

引证文件公开了芦可替尼及其作为JAK抑制剂的用途。本专利是在此基础上的改进，通过提供芦可替尼的三种可药用盐，以获得更有效的药物制剂。在引证文件的基础上，结合本领域“成盐通常不会使得药物化合物活性丧失”这一公知常识，本领域技术人员可以直接地、毫无疑义地确定，这三种可药用盐应当具有JAK抑制剂的作用，并且可以采用引证文件所记载的测定方法加以验证。至于本专利较之优先权文件增加的JAK抑制活性测定具体结果，则属于对上述内容的进一步补强，不应被认定为新增的技术效果，亦不应视为违反“先申请制”的原则。

因此，即使本专利的优先权文件没有提供如本专利说明书记载的JAK抑制活性(IC50)的测定方法和测定结果，本领域技术人员根据引证文件记载的内容也能够正确理解该在先申请的技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的技术效果，本专利权利要求1的技术方案与之在以上四个方面相同，属于相同主题的发明。

案例小结：

本案是2024年度专利复审无效十大案件之一，该案对于化学医药领域，在“相同主题的发明创造”的判断中，如何考察优先权文件和涉案专利的技术效果具有示范作用。

根据以上案例的认定，在是否属于“相同主题的发明”的判断中，合议组在根据优先权文件及其引证文件的记载可以判断涉案专利要求保护的化合物应当具有JAK抑制剂作用的情况下，认定优先权和在后申请预期的技术效果相同。即，本案中，并未要求优先权文件及其引证文件中必须记载JAK抑制活性(IC50)的测定数据。

但是，即便如此，根据决定的内容可知，在判断相同主题的发明创造时，应对“技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的技术效果”四个因素均进行考察，并从整体上予以把握。因而，在实务中为了降低风险，建议在优先权文件的撰写中尽可能充分地记载技术效果及其相关内容。
 
案例2：与在后申请相比，在先申请的技术方案中没有记载给药剂量特征（在新颖性判断中通常认为给药剂量特征对于制药用途权利要求没有限定作用），其能否构成相同主题的首次申请？

案情简述：

涉案专利是名称为“用于治疗糖尿病的二肽基肽酶抑制剂”的发明专利，专利号为201210399309.3。

涉案专利权利要求1为：化合物I在制备药物组合物中的用途，所述药物组合物通过口服给予日剂量为5毫克至250毫克的化合物I用于治疗Ⅱ型糖尿病，其中化合物I具有下式结构（结构略）。

本专利要求优先权基础的两件在先申请与本专利权利要求1-17涉及相同的主题。

证据4为本案专利权人的另一在先专利申请的公开文本，其申请日为2004年12月15日，早于本专利所要求的最早优先权日。证据4并未记载本专利权利要求1中的“日剂量为5毫克至250毫克”，该内容亦无法从证据4中直接、毫无疑义地得出。

国家知识产权局作出的第38952号无效宣告请求审查决定认为：

本专利权利要求1虽然限定所述化合物I的口服日剂量为5毫克至250毫克，但是该特征属于给药特征，仅体现在医生的用药过程中如何选择，对制药过程没有限定作用，不对权利要求的保护范围产生影响。证据4中已经披露与本专利权利要求1-17相同主题的发明。本专利要求享有优先权的两件在先申请均已非首次申请，权利要求1-17不能享有这两件在先申请的优先权。由于本专利权利要求1-17的优先权不成立，证据4构成本专利的现有技术，证据4已经披露与本专利权利要求1-17相同的主题，故本专利权利要求1-17相比证据4不具备新颖性。据此得出权利要求1-17应予全部无效的结论。

专利权人不服，提起行政诉讼，但被一审法院驳回诉讼请求。专利权人不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院最终支持了专利权人的诉讼请求，撤销了一审判决和被诉第38952号无效宣告请求审查决定。

(2021)最高法知行终344号判决的相关内容摘录如下：

在判断新颖性、创造性时，对权利要求中限定的某些内容视为不具有实质限定作用而不予考虑，但这一审查标准不应适用于优先权核实中，理由在于：

之所以在新颖性、创造性审查中对权利要求限定的某些内容不予考虑，是基于这些内容与要求保护的发明创造之间的关系，或者根据法律的特别规定，权利要求不应当因限定了这些内容而获得授权。换言之，审查这些内容的实质限定作用是可专利层面上的考量。而优先权核实仅仅是为了确认能否以在先申请的申请日作为优先权日，从而在法律规定的情形下将该日期视为专利申请日，并不涉及可专利性的审查，故不能将可专利层面上的考量因素用于优先权核实中。

如果将审查是否有实质限定作用的标准用于优先权核实中，将会导致只要专利申请人在权利要求中增加对新颖性、创造性判断不具有影响的内容，即可享受优先权的利益，这与优先权制度设置的目的不符，也会使专利申请人获得不正当的利益。

《专利审查指南》第二部分第八章第4.6.2节亦明确了“所属领域的技术人员认为该技术方案不能从在先申请中直接和毫无疑义地得出，则该在先申请不能作为在后申请要求优先权的基础”。并且参照《专利审查指南》第二部分第三章第4.1.2节的规定，“专利法第二十九条所述相同主题的发明或者实用新型，是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明或者实用新型”。该标准不同于《专利审查指南》规定的新颖性审查的标准。

因证据4并未记载本专利权利要求1中的“日剂量为5毫克至250毫克”，该内容亦无法从证据4中直接、毫无疑义地得出，故应认定两件在先申请而非证据4为相同主题的首次申请。因此，本专利权利要求1要求的优先权成立。基于相同的理由，直接或间接引用权利要求1的权利要求2-17要求的优先权亦成立。

案件小结：

本案的判决明确了，根据《专利审查指南》的规定，核实优先权是否成立的标准，不同于新颖性审查的标准。优先权核实是为了确认能否以在先申请的申请日作为优先权日，从而在法律规定的情形下将该日期视为专利申请日，并不涉及可专利性的审查，故不能将可专利层面上的考量因素用于优先权核实中。虽然，在判断新颖性、创造性时，有时对权利要求中限定的某些内容视为不具有实质限定作用而不予考虑，但是在优先权核实中不应忽略上述特征。
 
案例3：在先申请涉及马库什通式化合物，在后申请涉及该马库什通式化合物范围内的具体化合物但未记载在在先申请中，该具体化合物能否享有优先权？

案情简述：

涉案专利号为01820481.3。

无效程序中，专利权人对权利要求书进行了修改，删除了通式化合物以及部分具体化合物，仅保留两个化合物，即化合物104和马昔腾坦。

证据2是本专利的优先权文件，公开了通式I化合物，记载了14个制备例，给出了其中11个具体化合物针对ETA和ETB受体的IC50值。但证据2未记载化合物104和马昔腾坦的名称、结构及其制备，亦未给出其效果实验数据。

合议组认为，本专利修改后的权利要求因化合物104和马昔腾坦未记载在证据2中而不能享有在先申请的优先权。

国家知识产权局作出的第48183号无效宣告审查决定的相关内容摘录如下：

首先，在先申请的马库什化合物与在后申请的具体化合物因不属于相同的技术方案而不被认为是“相同主题的发明创造”。其次，如果基于在后申请的具体化合物落入在先申请的马库什化合物范围而认为在后申请可以享有在先申请的优先权，将违背优先权制度的本质要求。马库什化合物作为一种特殊的化合物表达形式，通常被认为是由各取代基及不同的选择项形成的一个有机整体。通过总结结构共性而将申请人类似结构的化合物发明以马库什化合物的形式提交专利申请是化学领域发明专利审查实践中常见的，也是法律上不禁止的，但是，当在先申请撰写成马库什化合物时，如果认为在其范围内的任何一个具体化合物均可以因此而享有在先申请的优先权的话，则意味着在先申请将成为一个源源不断的“蓄水池”，申请人可以随意地把优先权日后在该马库什通式范围内的进一步研究所得到的新的具体化合物或者较小的通式化合物都贴上“优先权日”的标签，这显然违背优先权制度的初衷。因此，判断在后申请的具体化合物或者小通式化合物是否能够享有在先申请的优先权，应当以该具体化合物或者小通式化合物明确或者隐含记载在在先申请中为原则，否则将会导致权利与义务的失衡。

案件小结：

根据以上案件结论，如果在先申请未记载在后申请要求保护的具体化合物，本领域技术人员基于在先申请的整体内容亦不能确定该具体化合物被隐含记载在在先申请中，则该具体化合物权利要求不能享有在先申请的优先权。对于小通式化合物能否享有优先权的判断亦是如此。该案件提示我们，药物化合物领域的专利布局需要具有前瞻性，首次申请的提出是构筑权利堡垒的基石。在优先权文件的撰写实务中，除了重视马库什通式的概括以及不同层级保护范围的划分，在先申请中应尽可能详实的记载具体化合物的相关内容。
 
结语：

根据《专利审查指南》的规定，优先权是否成立的判断规则是较为明确的。然而，实务中可能存在一些较为复杂的具体情形，从而存在一定争议。上述案例对于一些特定情形的优先权是否成立的判断提供了指引。