近日,我所代理原告针对一维持发明专利有效的无效宣告决定提起的行政诉讼获得了一审胜诉。在该案中,北京知识产权法院做出一审判决,其中认定:授权权利要求的修改超出了原始申请文件的范围,不符合专利法第三十三条的规定。基于此,撤销了被告国家知识产权局做出的被诉无效请求宣告审查决定,同时判令被告重新做出无效宣告请求审查决定。

被诉无效决定认为本专利授权权利要求中由于申请人自身问题导致的瑕疵符合专利法第三十三条的规定,具体理由包括授权权利要求“尽管未能明确地记载在原始文件中,但是被涵盖在原始方案的片剂的技术方案之内”;以及“专利制度的意义在于有效地保护发明创造,鼓励创新并促进技术公开与传播,从而有效地促进经济发展,同时也平衡社会公众和专利权人之间的利益。如果已授权的专利在后续程序中被发现存在瑕疵,该瑕疵有可能是申请人自身导致的,致使公示的内容有所偏颇,这个时候应该从多方面综合考虑,判断该发明是否存在能促进社会发展、促进科技进步的技术改进,对其进行保护是否将符合最大多数人利益的处理方式”。

在本案诉讼过程中,我所代表原告充分阐述了被告在被诉决定中事实认定错误、法律适用错误,包括:被告对于修改超范围的审查尺度突破专利法和专利审查指南规定;专利法第三十三条实际上体现的是“先申请原则”,如果违反将导致对其他申请人或公众不公平的后果;即便考虑“平衡社会公众和专利权人之间的利益”,也需在法律既有框架之内进行平衡,而不是突破既有法律制度;对于犯错的申请人采取更为宽松的修改超范围的判断标准是对没有犯错的申请人的变相惩罚。

我方的主张获得了上述一审判决的支持。上述判决认定:如果允许对权利要求的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围,就会违背“先申请原则”,导致对其他申请人或公众不公平的后果。如果已授权的专利在后续程序中被发现存在瑕疵,该瑕疵有可能是专利权人自身导致的,致使公示的内容有所偏颇,其不利后果也不应由社会公众来承担。即使考虑专利权人做出的技术贡献,进行综合判断,也不应将此作为突破专利法第三十三条的理由,从而事实上损害公众利益。