裁判要旨

专利权利人直接向他人提供包含涉案专利完整技术方案的图纸，要求其按照图纸生产，而并未声明涉及其专利的，构成诱导他人侵害专利权的取证行为，人民法院不得仅依据该证据认定侵权事实。
 
案件信息
 

 
案件概要

广东荣翘泰新材料科技有限公司（简称“荣翘泰公司”）于2016年6月1日申请名为“一种导轨”的实用新型专利（简称“涉案专利”，专利号：ZL20162052607.6），2017年7月28日获得授权。

2018年12月，荣翘泰公司员工伪装成客户，向中山市利拓金属制品厂（简称“利拓公司”）的法定代表人李某发送了包含涉案专利完整技术方案的图纸，要求其按图纸生产导轨样品（简称“被诉侵权产品”）。利拓公司按图纸生产并交货，荣翘泰公司对交付过程及产品进行了公证。2019年3月，荣翘泰公司向广州知识产权法院提起专利侵权诉讼，并申请了500万元人民币的财产保全，要求利拓公司、李某停止侵权并赔偿荣翘泰公司经济损失及合理支出500万元人民币，一审中荣翘泰公司将索赔金额变更为399万元。

该专利侵权案中，广州知识产权法院认为利拓公司、李某系按照荣翘泰公司要求生产、销售被诉侵权产品，不构成侵权，驳回了荣翘泰公司的诉讼请求。后荣翘泰公司不服，提起上诉。最高人民法院二审驳回上诉，维持一审判决。荣翘泰公司又提起再审申请，被最高人民法院驳回。

利拓公司、李某认为荣翘泰公司系恶意提起知识产权诉讼，并且，虚构诉讼及巨额索赔、向其客户发布不实提示函的行为构成商业诋毁，于是于2021年4月向广州知识产权法院（简称“一审法院”）起诉，要求荣翘泰公司赔偿利拓公司经济损失11万元，赔偿李某经济损失9万元；此外还应向利拓公司、李某各赔偿精神损害赔偿1万元并公开致歉。

一审法院认为，对于侵权人早在取证人取证前就已经有了侵权意图，甚至已经实施了侵权行为，取证人的行为只是为其实施侵权或者继续实施侵权提供了机会，那么取证人没有恶意，取证人的行为与侵权也没有直接的因果关系，因为即使不是取证人，也会有其他人为之提供这样的机会。此种情况下，取证人的行为没有侵犯侵权人的利益，双方的交易也是真实意思表示，客观上为证明侵权提供了证据。但是，依照生效判决的认定，利拓公司、李某的生产行为均根据荣翘泰公司提供的图纸生产，荣翘泰公司也没有利拓公司、李某生产被诉侵权产品的其他证据。因此，荣翘泰公司提供技术方案给利拓公司、李某生产所获得的证据，系引诱利拓公司、李某实施侵权行为，不属于合法有效的侵权证据。

荣翘泰公司向利拓公司的客户发出涉案提示函，其内容包括称发现部分涉嫌侵权产品来源于利拓公司，该公司已针对利拓公司涉嫌侵权行为提起侵权诉讼，并要求请勿采购侵权产品等内容，实为对利拓公司客户的警告函。荣翘泰公司在提示函中称其已提起专利侵权诉讼，虽然没有明确是利拓公司，但对于利拓公司的客户而言，其直接指向利拓公司是不言而喻的。荣翘泰公司在函件中提示“贵公司在从其他企业采购同类型产品时，需要尽到合理的注意义务，请勿采购侵权产品”，但在函件中并无对利拓公司涉嫌侵权进行必要的分析意见，对于利拓公司的客户而言，在信息不明的情况下，难以自主判断利拓公司的产品是否可能涉嫌侵权。结合专利侵权诉讼中荣翘泰公司具有恶意提起侵权诉讼的目的，荣翘泰公司的发函行为足以误导利拓公司的客户，故其行为构成商业诋毁。

据此，一审法院判决荣翘泰公司分别赔偿利拓公司、李某经济损失30000元、85000元人民币。荣翘泰公司、利拓公司、李某均不服，上诉至最高人民法院。

最高人民法院认为，被诉侵权人基于他人行为而实施侵害知识产权行为所形成的证据，可以作为权利人起诉其侵权的证据，但被诉侵权人仅基于权利人的取证行为而实施侵害知识产权行为的除外。荣翘泰公司在本案中直接向利拓公司提供了包含涉案专利完整技术方案的图纸并要求其按照图纸进行生产，使得利拓公司按照图纸制造的产品必然落入涉案专利权保护范围。因荣翘泰公司是涉案专利的权利人，正常情况下，其向利拓公司提供图纸的行为应当视为其同意利拓公司实施其专利，但是荣翘泰公司隐瞒专利权人身份，向利拓公司提供涉案专利技术方案并要求其据此进行生产，并将利拓公司基于荣翘泰公司提供的技术方案所实施专利的行为作为利拓公司侵害涉案专利权的证据。同时，荣翘泰公司并无其他证据表明在其向利拓公司提供涉案专利图纸之前，利拓公司已经实施或者即将实施制造、销售、许诺销售等侵害涉案专利权的行为。在此情况下，荣翘泰公司的此种取证行为实际上是诱导利拓公司实施被诉侵权行为，该行为违反诚信原则，并非荣翘泰公司所称的取证瑕疵，荣翘泰公司以上述方式取得的证据，不应在专利侵权诉讼中被采纳。

荣翘泰公司在没有证据表明利拓公司已经侵权或即将侵权的情况下，通过向其提供技术方案，诱导利拓公司制造、销售落入涉案专利权保护范围的产品，并以所取得的产品作为侵权证据提起诉讼，并且在证据交换中有意隐瞒其与利拓公司就定制行为进行沟通并提供设计图纸的事实，充分说明荣翘泰公司对其主张的侵权行为缺乏事实根据是明知的。在侵权事实明显难以成立的情况下，荣翘泰公司主张高额赔偿金并申请财产保全，说明荣翘泰公司并未审慎行使诉讼权利，而是意欲通过诉讼行为给利拓公司造成不必要的损失或经营困难。此外，在侵权诉讼尚未结案前，荣翘泰公司明知其取证行为存在重大缺陷、存在较大败诉风险，仍然向相关客户发布侵权警告函，干扰、影响利拓公司的正常经营，进一步佐证了荣翘泰公司通过诉讼压制竞争对手的意图，荣翘泰公司的行为构成恶意提起知识产权诉讼。

荣翘泰公司在无任何证据表明利拓公司存在侵权行为的情况下，通过诱导的不正当方式取得侵权证据，并在提示函中提示利拓公司涉诉，要求其客户勿采购侵权产品，具有明显的虚假性和误导性。荣翘泰公司在明知取证方式明显不当、侵权事实难以成立的情况下，仍向相关客户发函，暗示利拓公司的产品系侵权产品，该行为是不审慎的，具有通过不正当手段打压竞争对手的意图。相关客户在收到该提示函后，在信息不明的情况下，难以自主判断利拓公司的产品是否构成侵权，不可避免地会对利拓公司是否侵权存在疑虑，出于避免纠纷考虑，容易作出不再与利拓公司进行交易的决定，利拓公司的商业信誉及商业利益必然因荣翘泰公司在提示函中的不实和误导信息受到损害。因此，荣翘泰公司向相关客户发送提示函的行为构成商业诋毁。
据此，最高人民法院驳回上诉，维持一审判决。
 
魏所解读

本案入选了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2023）》，本案焦点在于诱导取证的认定和影响。

所谓“诱导取证”是指权利人通过主动交易、提供技术方案等手段，诱使原本无侵权意图的他人实施侵权行为，并以此获取证据的行为。​《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第7条第2款规定，被诉侵权人“仅基于权利人取证行为而实施侵害知识产权行为”相关证据应当被排除。

通常情况下，涉及知识产权的侵权行为较为隐蔽，与侵权行为有关的证据往往由侵权人掌握，权利人难以直接获得。因此，权利人为发现或者证明知识产权侵权行为，自行或者委托他人以普通购买者的名义向被诉侵权人购买侵权物品所取得的实物、票据等可以作为起诉被诉侵权人侵权的证据，被诉侵权人基于他人行为而实施侵害知识产权行为所形成的证据，也可以作为权利人起诉其侵权的证据。但是，被诉侵权人仅基于权利人的取证行为而实施侵害知识产权行为则不具有取证的合法性，因为取证人为了达到某种目的，采用各种手段引诱对方实施侵权行为，实际上相当于“教唆”，使原本没有侵权意图的人产生侵权意图并实施侵权行为，违背了诚信原则，在诱导取证的基础上维权，不具有善意正当的动机。

实务中，通常购买时没有指定或定制，而就卖方提供的产品目录中进行选择，即便没有库存而是采取订货，也不会被认为构成诱导取证。而若被诉侵权产品存在买方定制的行业惯例，权利人可以采取只向制作方提出尺寸、规格等不涉及具体技术方案的要求，从而为被诉侵权人提供交易的一般条件或者机会。在此情况下，如果制造方制造的产品落入涉案专利权保护范围，则构成侵害涉案专利权的行为。但如果权利人提供了图纸等具体技术方案而要求定制，此类证据通常无法采用。