中国律师 熊磊
北京魏启学律师事务所
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专利权属纠纷是知识产权律师经常接触到的一类纠纷,笔者接触过的专利权属纠纷案件分为两类,一类是单位与员工之间关于职务发明的专利权属纠纷。另外一类涉及侵权或违约导致的专利权属纠纷,这类案件涉及不同单位之间对于专利权的权属产生的争议。两类专利权权属纠纷的判定方法并不相同,关于涉及侵权或违约导致的专利权属纠纷(以下称为“非与职务发明相关的专利权属纠纷”),在目前的法律法规和司法解释中并没有明确判定方法,笔者根据最高人民法院的案例对于此类专利权属的判定方法进行了梳理,总结了如下4个判断方法。
一.如果专利技术方案的主要内容仅能够在一方当事人提供的技术资料中找到依据,专利权属于该方当事人所有。
在(2021)最高法知民终993号案件中,最高人民法院认为:在专利权权属纠纷中,专利权应当归完成涉案专利的主要内容、对涉案专利实质性特点作出贡献者所有。《HCL-SO2PID图》与涉案专利附图1相比,设备编号及连接关系均基本一致,除个别设备外,无论是编号的字母代号还是数字序列均一致。涉案专利要求保护的是分离三氯蔗糖尾气的装置和方法,其主要内容均可以在《HCL-SO2PID图》找到依据,而该《HCL-SO2PID图》由华宇同方公司于2016年10月10日提交给康宝公司,由目前在案证据可以认定涉案专利的主要技术方案为由华宇同方公司完成,华宇同方公司为涉案专利的实质性特点作出了贡献。康宝公司虽然主张涉案专利技术不可能由华宇同方公司独自创造完成,并主张系基于康宝公司技术资料总结得出,但康宝公司并未提交证据予以证明。原审法院认为涉案专利整体的生产工艺为华宇同方公司设计完成且判定涉案专利权归华宇同方公司所有,并无不当。
通过该案例我们可以看出,在非与职务发明相关的专利权属纠纷中,当事人为举证专利属于己方所有,通常会提供技术文件、图纸等技术资料。法院会将这些技术资料与涉案专利的技术方案进行比对,如果专利技术方案的主要内容仅能够在一方当事人提供的技术资料中找到依据,而另一方当事人未提交证据证明专利技术方案来源于该方的技术资料,则法院会认定提供了技术资料的一方当事人对于专利实质性特点作出创造性贡献,专利权属于该方当事人所有。
二.如果专利技术方案的发明点并非仅来自一方当事人提供的技术资料,而是来源于双方当事人的技术资料,则法院会认定双方当事人对于专利实质性特点均作出创造性贡献,专利权属于双方共有。
在(2020)最高法知民终871号案件中,最高人民法院认为:在专利权属纠纷中,如果两个以上的当事人均对技术方案的实质性特点作出创造性贡献,且难以区分贡献大小的,应当认定该权利为共同共有。由于涉案专利披露并使用了青松公司的技术秘密,故青松公司应当对涉案专利享有权利;华民公司在获得青松公司涉案保密工艺基础上,对涉案专利权利要求1步骤c)作出了创造性贡献,故而可以认定青松公司、华民公司对于涉案专利均作出了创造性贡献。鉴于现有证据无法区分青松公司、华民公司对涉案专利权的贡献程度,故涉案专利权应由青松公司、华民公司共同共有。
通过该案例我们可以看出,在非与职务发明相关的专利权属纠纷中,在将双方技术资料与涉案专利的技术方案进行比对后,如果专利技术方案的发明点并非仅来自一方提供的技术资料,而是来源于双方的技术资料,则法院会认定双方对于专利实质性特点均作出创造性贡献,专利权属于双方共有。
三.从属权利要求的技术方案与独立权利要求相比,没有超出本领域技术人员根据独立权利要求及本领域公知常识可以合理确定的内容,可按照独立权利要求的归属直接确认从属权利要求的归属。
在(2021)最高法知民终202号案件中:最高法院在二审中认为,涉案专利权利要求1中的实质性特征与《液压提升装置技术要求》中有关液压爬升机构“棘爪结构”技术内容实质相同。首先,与涉案专利权利要求1相比,《液压提升装置技术要求》中记载的“棘爪”,与涉案专利权利要求1主题名称“一种爬升机构的棘爪结构”,二者应用领域相同,为相同产品;其次,根据《液压提升装置技术要求》及附图可以明确确定“液压提升系统”中“棘爪结构”与涉案专利权利要求1中“爬杆”“轴孔”“紧固装置为勾形”等技术内容实质相同,涉案专利权利要求1的核心技术来源于“液压提升系统”中的“棘爪结构”。再次,根据涉案专利说明书第[0003]和[0011]的记载,涉案专利所要解决的技术问题是“比如需要平稳的吊起一些大型物件,一个起重机无法完成,几个起重机又不现实,因为成本高。所以需要一种专门的设备,其必须满足造价低,搭建迅速,稳定性好的特点”。所要实现的技术效果是“结构巧妙,组装简单,具有良好的力学性能”。根据涉案专利权利要求并结合说明书内容,涉案专利的发明点在于产品的结构和组装,而涉案专利权利要求2、3仅在引用权利要求1的基础上分别进一步限定棘爪的材质、棘爪与爬杆接触表面平滑的技术特征,不涉及产品的结构和组装,不属于涉案专利的核心技术,也没有超出本领域技术人员根据《液压提升装置技术要求》中的“爬杆和棘爪结构”及本领域公知常识可以合理确定的内容。综上,涉案专利的实质性内容与中化三建公司“爬杆和棘爪的结构”技术方案实质相同。
通过该案例我们可以看出,在非与职务发明相关的专利权属纠纷中,首先可用技术资料与涉案专利的独立权利要求的技术方案进行比对,然后再逐一与从属权利要求的技术方案进行比对。如果从属权利要求的技术方案与独立权利要求相比,没有超出本领域技术人员根据独立权利要求及本领域公知常识可以合理确定的内容,可按照独立权利要求的归属直接确认从属权利要求的归属。如果从属权利要求附加的技术特征为实质性特征,则需要进一步确认附加的实质性特征来源于哪方当事人的技术资料,再进一步确定从属权利要求的归属。
四.一方当事人在整体涉案专利技术方案中作出的技术贡献较小,且未经另一方同意,擅自将另一方的技术方案公之于众,违背了诚信原则,具有明显过错,在这种情况下,认定专利归属另一方单独所有。
最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要(2024)
67.违约申请专利时的权利归属认定
【案号】(2022)最高法知民终2951号(涉“丙交酯纯化”发明专利权权属案)
【裁判要旨】在设备买卖及技术服务合同对相关技术的披露作出明确限制的情况下,接受技术服务的设备买受方违反约定,对在设备出让方所提供的技术方案基础上改进形成的技术方案擅自申请专利的,设备买受方不能当然因其改进而享有专利权。
在(2022)最高法知民终2951号案件中:一审法院以双方对涉案专利技术方案均作出了创造性贡献为由认定双方为共有专利权人。二审中,最高人民法院认为,在有合同明确限制的情况下,安徽某公司未经上海某公司许可,擅自利用上海某公司提供的技术方案提出专利申请,即使在上海某公司技术方案基础上作出了一定的改进,但由于违背了合同约定和上海某公司的意愿,安徽某公司也不能当然因其改进而可以享有涉案专利权。对上海某公司而言,在涉案专利技术方案被公开后,其已被动失去了对自身知识产权保护方式的选择权,如果再与安徽某公司共享涉案专利权,权利行使上又会受到共有专利权人的牵制,显然,一审判决的处理结果没有充分保护上海某公司应当享有的合法权益,也不利于技术成果的顺畅转化利用。对于安徽某公司而言,其上诉提出上海某公司提供的技术不能满足生产需要,因此在其技术基础上进行了改进,但是安徽某公司未经上海某公司同意,擅自将上海某公司的技术方案公之于众,违背了诚信原则,具有明显过错,且如上分析,安徽某公司在整体涉案专利技术方案中作出的技术贡献较小。因此,最高人民法院认为,涉案专利权应当归属于上海某公司一方。
(2022)最高法知民终2951号的裁判日期是2024年9月9日,晚于前述3个最高院案例的裁判日期。通过该案例我们可以看出,在非与职务发明相关的专利权属纠纷中,不仅需要考虑了双方对于专利技术方案中作出的技术贡献,还需要考虑了一方是否具有明显过错。如果一方具有明显过错,且在整体涉案专利技术方案中作出的技术贡献较小,则专利归属另一方单独所有。笔者认为,技术贡献占比多少属于技术贡献度较小的范围,这个在实践中进行界定存在难度,可能是今后此类案件双方争议的焦点问题。
五.总结
关于非与职务发明相关的专利权属纠纷,笔者根据最高人民法院的案例梳理了上述比对方法,在产生专利权属纠纷时,相关方可以对技术资料与专利技术方案进行比对,就专利权属得出一个初步的判断结论,然后再决定下一步需要采取的行动。
一.如果专利技术方案的主要内容仅能够在一方当事人提供的技术资料中找到依据,专利权属于该方当事人所有。
在(2021)最高法知民终993号案件中,最高人民法院认为:在专利权权属纠纷中,专利权应当归完成涉案专利的主要内容、对涉案专利实质性特点作出贡献者所有。《HCL-SO2PID图》与涉案专利附图1相比,设备编号及连接关系均基本一致,除个别设备外,无论是编号的字母代号还是数字序列均一致。涉案专利要求保护的是分离三氯蔗糖尾气的装置和方法,其主要内容均可以在《HCL-SO2PID图》找到依据,而该《HCL-SO2PID图》由华宇同方公司于2016年10月10日提交给康宝公司,由目前在案证据可以认定涉案专利的主要技术方案为由华宇同方公司完成,华宇同方公司为涉案专利的实质性特点作出了贡献。康宝公司虽然主张涉案专利技术不可能由华宇同方公司独自创造完成,并主张系基于康宝公司技术资料总结得出,但康宝公司并未提交证据予以证明。原审法院认为涉案专利整体的生产工艺为华宇同方公司设计完成且判定涉案专利权归华宇同方公司所有,并无不当。
通过该案例我们可以看出,在非与职务发明相关的专利权属纠纷中,当事人为举证专利属于己方所有,通常会提供技术文件、图纸等技术资料。法院会将这些技术资料与涉案专利的技术方案进行比对,如果专利技术方案的主要内容仅能够在一方当事人提供的技术资料中找到依据,而另一方当事人未提交证据证明专利技术方案来源于该方的技术资料,则法院会认定提供了技术资料的一方当事人对于专利实质性特点作出创造性贡献,专利权属于该方当事人所有。
二.如果专利技术方案的发明点并非仅来自一方当事人提供的技术资料,而是来源于双方当事人的技术资料,则法院会认定双方当事人对于专利实质性特点均作出创造性贡献,专利权属于双方共有。
在(2020)最高法知民终871号案件中,最高人民法院认为:在专利权属纠纷中,如果两个以上的当事人均对技术方案的实质性特点作出创造性贡献,且难以区分贡献大小的,应当认定该权利为共同共有。由于涉案专利披露并使用了青松公司的技术秘密,故青松公司应当对涉案专利享有权利;华民公司在获得青松公司涉案保密工艺基础上,对涉案专利权利要求1步骤c)作出了创造性贡献,故而可以认定青松公司、华民公司对于涉案专利均作出了创造性贡献。鉴于现有证据无法区分青松公司、华民公司对涉案专利权的贡献程度,故涉案专利权应由青松公司、华民公司共同共有。
通过该案例我们可以看出,在非与职务发明相关的专利权属纠纷中,在将双方技术资料与涉案专利的技术方案进行比对后,如果专利技术方案的发明点并非仅来自一方提供的技术资料,而是来源于双方的技术资料,则法院会认定双方对于专利实质性特点均作出创造性贡献,专利权属于双方共有。
三.从属权利要求的技术方案与独立权利要求相比,没有超出本领域技术人员根据独立权利要求及本领域公知常识可以合理确定的内容,可按照独立权利要求的归属直接确认从属权利要求的归属。
在(2021)最高法知民终202号案件中:最高法院在二审中认为,涉案专利权利要求1中的实质性特征与《液压提升装置技术要求》中有关液压爬升机构“棘爪结构”技术内容实质相同。首先,与涉案专利权利要求1相比,《液压提升装置技术要求》中记载的“棘爪”,与涉案专利权利要求1主题名称“一种爬升机构的棘爪结构”,二者应用领域相同,为相同产品;其次,根据《液压提升装置技术要求》及附图可以明确确定“液压提升系统”中“棘爪结构”与涉案专利权利要求1中“爬杆”“轴孔”“紧固装置为勾形”等技术内容实质相同,涉案专利权利要求1的核心技术来源于“液压提升系统”中的“棘爪结构”。再次,根据涉案专利说明书第[0003]和[0011]的记载,涉案专利所要解决的技术问题是“比如需要平稳的吊起一些大型物件,一个起重机无法完成,几个起重机又不现实,因为成本高。所以需要一种专门的设备,其必须满足造价低,搭建迅速,稳定性好的特点”。所要实现的技术效果是“结构巧妙,组装简单,具有良好的力学性能”。根据涉案专利权利要求并结合说明书内容,涉案专利的发明点在于产品的结构和组装,而涉案专利权利要求2、3仅在引用权利要求1的基础上分别进一步限定棘爪的材质、棘爪与爬杆接触表面平滑的技术特征,不涉及产品的结构和组装,不属于涉案专利的核心技术,也没有超出本领域技术人员根据《液压提升装置技术要求》中的“爬杆和棘爪结构”及本领域公知常识可以合理确定的内容。综上,涉案专利的实质性内容与中化三建公司“爬杆和棘爪的结构”技术方案实质相同。
通过该案例我们可以看出,在非与职务发明相关的专利权属纠纷中,首先可用技术资料与涉案专利的独立权利要求的技术方案进行比对,然后再逐一与从属权利要求的技术方案进行比对。如果从属权利要求的技术方案与独立权利要求相比,没有超出本领域技术人员根据独立权利要求及本领域公知常识可以合理确定的内容,可按照独立权利要求的归属直接确认从属权利要求的归属。如果从属权利要求附加的技术特征为实质性特征,则需要进一步确认附加的实质性特征来源于哪方当事人的技术资料,再进一步确定从属权利要求的归属。
四.一方当事人在整体涉案专利技术方案中作出的技术贡献较小,且未经另一方同意,擅自将另一方的技术方案公之于众,违背了诚信原则,具有明显过错,在这种情况下,认定专利归属另一方单独所有。
最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要(2024)
67.违约申请专利时的权利归属认定
【案号】(2022)最高法知民终2951号(涉“丙交酯纯化”发明专利权权属案)
【裁判要旨】在设备买卖及技术服务合同对相关技术的披露作出明确限制的情况下,接受技术服务的设备买受方违反约定,对在设备出让方所提供的技术方案基础上改进形成的技术方案擅自申请专利的,设备买受方不能当然因其改进而享有专利权。
在(2022)最高法知民终2951号案件中:一审法院以双方对涉案专利技术方案均作出了创造性贡献为由认定双方为共有专利权人。二审中,最高人民法院认为,在有合同明确限制的情况下,安徽某公司未经上海某公司许可,擅自利用上海某公司提供的技术方案提出专利申请,即使在上海某公司技术方案基础上作出了一定的改进,但由于违背了合同约定和上海某公司的意愿,安徽某公司也不能当然因其改进而可以享有涉案专利权。对上海某公司而言,在涉案专利技术方案被公开后,其已被动失去了对自身知识产权保护方式的选择权,如果再与安徽某公司共享涉案专利权,权利行使上又会受到共有专利权人的牵制,显然,一审判决的处理结果没有充分保护上海某公司应当享有的合法权益,也不利于技术成果的顺畅转化利用。对于安徽某公司而言,其上诉提出上海某公司提供的技术不能满足生产需要,因此在其技术基础上进行了改进,但是安徽某公司未经上海某公司同意,擅自将上海某公司的技术方案公之于众,违背了诚信原则,具有明显过错,且如上分析,安徽某公司在整体涉案专利技术方案中作出的技术贡献较小。因此,最高人民法院认为,涉案专利权应当归属于上海某公司一方。
(2022)最高法知民终2951号的裁判日期是2024年9月9日,晚于前述3个最高院案例的裁判日期。通过该案例我们可以看出,在非与职务发明相关的专利权属纠纷中,不仅需要考虑了双方对于专利技术方案中作出的技术贡献,还需要考虑了一方是否具有明显过错。如果一方具有明显过错,且在整体涉案专利技术方案中作出的技术贡献较小,则专利归属另一方单独所有。笔者认为,技术贡献占比多少属于技术贡献度较小的范围,这个在实践中进行界定存在难度,可能是今后此类案件双方争议的焦点问题。
五.总结
关于非与职务发明相关的专利权属纠纷,笔者根据最高人民法院的案例梳理了上述比对方法,在产生专利权属纠纷时,相关方可以对技术资料与专利技术方案进行比对,就专利权属得出一个初步的判断结论,然后再决定下一步需要采取的行动。

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