裁判要旨
对于专利侵权诉讼中帮助侵权行为的构成要件,“专门用于实施专利的产品”中的“专门”指客观上只能用于实施专利,不具备实质性非侵权用途;“他人实施了侵权行为”中的“他人”包括终端消费者。
案件信息
对于专利侵权诉讼中帮助侵权行为的构成要件,“专门用于实施专利的产品”中的“专门”指客观上只能用于实施专利,不具备实质性非侵权用途;“他人实施了侵权行为”中的“他人”包括终端消费者。
案件信息
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审级、法院、 案号、裁判日期 |
一审:上海知识产权法院 (2023)沪73知民初1054号 裁判日期:2025年12月21日 |
| 案由 | 侵害发明专利权纠纷及反诉原告与反诉被告因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷 |
| 当事人 |
博登酷贸易(北京)有限公司:原告(反诉被告) 北京拼搏体育用品有限公司:被告(反诉原告) 行吟信息科技(上海)有限公司:被告 |
| 裁判结果 | 一审:驳回博登酷贸易(北京)有限公司的全部诉讼请求,对博登酷贸易(北京)有限公司的反诉请求亦不予支持。 |
| 涉案法条 | 《中华人民共和国专利法》第二十条第一款、第二十二条第五款、第六十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十一条 |
案件概要
伯顿公司系专利号为ZL201580061956.5,名称为“滑雪板固定器和靴子”发明专利的专利权人,该专利申请日为2015年11月11日,授权日为2019年3月8日,目前处于有效状态。2023年,伯顿公司许可博登酷贸易(北京)有限公司(简称“博登酷公司”)以独占许可的方式在中国地区使用涉案专利,博登酷公司有权单独发起任何法律行动,包括提起民事诉讼、收取判定的赔偿金等。
2023年3月,博登酷公司发现被告北京拼搏体育用品有限公司(简称“拼搏公司”)经营的小红书店铺“拼搏体育一快穿固定器”内销售的“单板滑雪快穿固定器”(简称“被诉侵权产品”)涉嫌侵权其专利权,向小红书平台发起了投诉。2023年6月,佰顿公司向拼搏公司发送律师函,要求其立即停止制造、销售、许诺销售被控侵权产品等行为。其后,博登酷公司向上海知识产权法院(简称“一审法院”)起诉,请求判令两被告立即停止侵权,被告拼搏公司赔偿其经济损失人民币100万元及合理支出20万元。
拼搏公司提出反诉,主张其在律师函回函中明确表示拼搏公司生产、销售的被控侵权产品“X-VITX快穿固定器”并不包含滑雪靴,明显没有落入涉案专利权的保护范围,未侵犯博登酷公司的专利权,但博登酷公司仍然提起本案诉讼。博登酷公司的起诉显然缺之事实依据,并非出于正当的维权目的,其通过诉讼以获得不当利益的恶意极为明显,博登酷公司以本案为由,向小红书APP投诉,要求小红书下架拼搏公司在售的全部产品,且拼搏公司提供不侵权证据后仍无法恢复下架产品的销售,直接导致了博登酷公司的巨大经济损失,请求判令博登酷公司赔偿经济损失及维权合理费用总计50万元。
一审法院经审理认为,被控侵权产品为快穿固定器,与博登酷公司滑雪靴结合后具备权利要求34的全部技术特征。权利要求35是权利要求34的从属权利要求,权利要求36是权利要求35的从属权利要求。两权利要求的附加技术特征均在靴子接合构件上,权利要求35还涉及靴子结合构件与固定器的配合关系。在被控侵权产品的固定器接合构件与靴子接合构件接合,并进行运动滑行时,本领域技术人员可以知道固定器接合构件与靴子接合构件接合的接触表面上具有的向后方向的力在接触表面接触固定器的区域的正前方位置处将滑雪靴向后拉动,且靴子接合构件具有与固定器接合构件配合的接合楔。因此在被控侵权产品与博登酷公司滑雪靴结合状态下,具备与涉案专利权利要求34、35、36的技术特征。
本案主要问题在于被告行为是否属于专利法司法解释(法释[2020]19号)第二十一条所规定的提供专门用于侵权的产品的帮助侵权行为以及积极诱导他人实施专利侵权的教唆侵权行为。本案需要着重讨论的是三个方面:被告提供的产品是否属于“专门用于实施专利的产品” 、是否存在直接侵权行为、是否构成了所谓“默示许可”。
其中“专门用于实施专利的产品”的“专门”应指客观上只能用于实施专利,而不以当事人的主观认识为限。本案被告在制造并提供“固定器”时,主观意图就是为了配合原告“滑雪靴”使用。诉讼期间,被告又研发出了能够适配的不落入原告专利权利要求保护范围的“滑雪靴”,被告产品客观上具备了实质性非侵权用途,不属于侵权专用品;“他人实施了侵权行为”中“他人”应当包括终端消费者。考虑到专利权人经常需要通过向终端消费者提供专利产品才能实现专利权的市场价值,将消费者“私人实施”专利方案的行为纳入间接侵权制度规制范围,对专利权人的保护更为有力,也符合司法解释确立间接侵权制度的目的。
关于如何理解和把握司法解释所规定的“他人实施了侵权行为”。对此问题,人民法院把握的标准通常为能够推定他人实施了侵权行为。而本案中将“滑雪靴”与“固定器”结合在一起,从而“制造”落入原告专利保护范围的装置的是终端消费者,如果要认定终端消费者实施了侵权行为则会面临不是“为生产经营目的”的抗辩,即所谓私人实施抗辩。 考虑到专利权人经常是需要通过向终端消费者提供专利产品才能实现专利权的市场价值,显然将“私人实施”纳入间接侵权制度规制范围,对专利权人的保护更为有力,也符合司法解释确立间接侵权制度的目的。因此在某些特殊的情况下(例如本案情形),应当考虑由于最终的“实施行为”过于简单,以至产经营目的向消费者提供侵权装置时,推定存在“他人实施了侵权行为”的即发可能性,赋予专利权人对于提供“专门用于实施专利的产品”的排他权。
关于默示许可问题。原告既向市场提供滑雪靴与固定器组合装置,同时也分别向市场提供滑雪靴和固定器。由于滑雪靴只能与固定器搭配使用,基于固定器损耗频率高于滑雪靴的客观特点,消费者购买滑雪靴之后,必然会寻求能够适配的固定器。原告单独提供滑雪靴时未附加任何限制条件,消费者有理由认为原告已经许可搭配任何可以适配的产品,应当根据诚实信用原则确认双方成立了“默示许可”的法律关系。原告专利也有对固定器单独撰写的权利要求,但被告固定器并不落入原告专利任何一个固定器权利要求的保护范围。考虑到权利要求的公示作用,结合原告在售出滑雪靴时对购买者的默示许可,被告对于提供与原告滑雪靴适配的固定器不会侵犯原告专利权有合理的信赖利益。因此,被告行为不构成间接侵权。
据此,一审法院对原告的全部诉讼请求予以驳回。对被告反诉一审法院认为恶意诉讼主观上需要故意才能成立,其法理基础在于权利滥用禁止,而非简单以是否胜诉而论。本案中,原告对于部分权利要求经过复审程序被宣告无效的事实难以预见和避免,其发送侵权警告函以及提起诉讼均以行使权利为目的,而非以损害他人为目的的权利滥用。据此,对被告的反诉请求一审法院亦不予支持。一审判决后,各方当事人均未提出上诉,判决现已生效。
魏所解读
本案入选了《中国法院知识产权案件法律适用问题年度报告(2025)》,亮点在于明确了专利间接侵权客观标准,并且肯定“默示许可”抗辩,为同类专利侵权纠纷中帮助侵权行为的认定提供了清晰的裁判指引,兼具法律适用指导意义与实践参考价值。
本案的核心突破点在于对专利侵权诉讼中帮助侵权行为构成要件的明确界定。首先,针对“专门用于实施专利的产品”的认定,判决明确了“专门用于实施专利的产品”中的“专门”指客观上只能用于实施专利,不具备实质性非侵权用途,而不以当事人的主观认知为判断依据。
其次,关于帮助侵权构成要件中“他人实施了侵权行为”的认定,本案明确将“他人”的范围扩展至终端消费者,认为在某些特殊的情况下,应当考虑由于最终的“实施行为”过于简单,以至于他人只要同时获得“滑雪靴”与“固定器”,就可以组合后以生产经营目的向消费者提供侵权装置时,推定存在“他人实施了侵权行为”的即发可能性。这一裁判思路具有重要的实践创新意义。
此外,本案中明确肯定了“默示许可”作为专利侵权的合法抗辩事由,丰富了专利侵权抗辩的适用场景。即原告向市场单独提供“滑雪靴”时没有附加任何限制条件,因此消费者有理由认为原告已经许可搭配任何可以适配的包括原告所提供的在内的“固定器”,应当根据诚实信用原则确认双方成立了“默示许可”的法律关系。该认定不仅明确了“默示许可”的适用条件,更厘清了专利权人与市场主体之间的利益边界,防止专利权人滥用权利限制市场竞争。
魏所解读
本案入选了《中国法院知识产权案件法律适用问题年度报告(2025)》,亮点在于明确了专利间接侵权客观标准,并且肯定“默示许可”抗辩,为同类专利侵权纠纷中帮助侵权行为的认定提供了清晰的裁判指引,兼具法律适用指导意义与实践参考价值。
本案的核心突破点在于对专利侵权诉讼中帮助侵权行为构成要件的明确界定。首先,针对“专门用于实施专利的产品”的认定,判决明确了“专门用于实施专利的产品”中的“专门”指客观上只能用于实施专利,不具备实质性非侵权用途,而不以当事人的主观认知为判断依据。
其次,关于帮助侵权构成要件中“他人实施了侵权行为”的认定,本案明确将“他人”的范围扩展至终端消费者,认为在某些特殊的情况下,应当考虑由于最终的“实施行为”过于简单,以至于他人只要同时获得“滑雪靴”与“固定器”,就可以组合后以生产经营目的向消费者提供侵权装置时,推定存在“他人实施了侵权行为”的即发可能性。这一裁判思路具有重要的实践创新意义。
此外,本案中明确肯定了“默示许可”作为专利侵权的合法抗辩事由,丰富了专利侵权抗辩的适用场景。即原告向市场单独提供“滑雪靴”时没有附加任何限制条件,因此消费者有理由认为原告已经许可搭配任何可以适配的包括原告所提供的在内的“固定器”,应当根据诚实信用原则确认双方成立了“默示许可”的法律关系。该认定不仅明确了“默示许可”的适用条件,更厘清了专利权人与市场主体之间的利益边界,防止专利权人滥用权利限制市场竞争。

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