裁判要旨

在专利申请日后使用、许诺销售、销售先用权人依法行使先用权制造的产品，使用者、销售者以制造者的先用权为由主张其不构成侵害专利权的，人民法院应予支持。
 
案件信息
 

 
案件概要

案外人淄博鑫浩建材有限公司于2019年5月7日申请名称为“自保温砌块竖向专用切割装置”的实用新型专利（简称“涉案专利”，专利号：ZL201920646395.0），2020年3月20日获得授权。2021年2月25日，专利权人变更为淄博中鹏环保科技股份有限公司（简称“中鹏公司”）。

涉案专利的权利要求为：

“1.一种自保温砌块竖向专用切割装置，其特征在于包括：

升降架(1)，升降架(1)两侧底部沿长边方向间隔设置多组托板(2)；

转轴(3)，垂直贯穿两侧托板(2)，与托板(2)转动连接；

驱动机构，设置在转轴(3)一端，用于驱动转轴(3)往复转动；

切割机构，设置在相邻两托板(2)间，与转轴(3)固定连接。

2.根据权利要求1所述的自保温砌块竖向专用切割装置，其特征在于：所述驱动机构包括电机(4)、偏心轴承(5)、横向摆杆(6)、竖向摆杆(7)和驱动架，电机输出轴与偏心轴承(5)固定连接，横向摆杆(6)第一端与偏心轴承(5)外表面固定连接，横向摆杆(6)第二端与驱动架转动连接，竖向摆杆(7)第一端与驱动架铰接，竖向摆杆(7)第二端与转轴(3)固定连接。”

2021年12月10日，中鹏公司就涉案专利向淄博市市场监督管理局（简称“淄博市监局”）提出专利侵权纠纷处理请求。中鹏公司认为淄博市临淄广临工贸有限公司（简称“广临公司”）用于生产自保温砌块的设备（简称“被诉侵权产品”），落入涉案专利权利要求2的保护范围，构成专利侵权，请求1.责令广临公司立即停止使用被诉侵权产品从事营利性生产的侵权行为；2.责令广临公司立即销毁被诉侵权产品；3.责令广临公司立即销毁使用被诉侵权产品生产的营利产品自保温砌块。2021年12月13日，淄博市监局立案受理该案件并到广临公司进行调查，对被诉侵权产品进行了拍照、录像并制作了现场笔录。淄博市监局在现场调查中共发现2台被诉侵权产品。第一台设备所附铭牌显示公司信息为常州市名杰建材设备制造有限公司（简称“名杰公司”），可以辨认的产品名称为“切割机”，但规格、序列号和制造日期等信息均已无法辨认。广临公司就该设备的来源提供了2012年1月2日的《购销合同》，未对第二台设备提供对应证据。2021年12月30日，淄博市监局进行了口头审理。次日，淄博市监局作出被诉裁决，认为被诉侵权产品技术方案整体上落入涉案专利权保护范围，但属于在先使用，且是在原有范围内继续使用，属于行使先用权的行为，不视为侵犯专利权。故驳回中鹏公司的全部处理请求。

中鹏公司不服，于2022年1月19日向山东省济南市中级人民法院（简称“一审法院”）提起行政诉讼，请求撤销被诉裁决并要求淄博市监局重新作出认定侵权的裁决。淄博市监局认为，“原有范围”的证明标准不宜过高，广临公司提供了2012年1月2日购买名杰公司产品的证据，已经尽力举证，所举证据能够初步证明其在原有范围内使用具有合理性，中鹏公司没有提供充分反证予以推翻的，一般可以认定广临公司系在原有范围内使用。另外，广临公司使用第二台设备是在原有范围内使用，属于根据已知的事实和日常生活经验法则推定出的另一事实情形，无须举证证明。

一审法院认为，本案中，根据广临公司提供的其与名杰公司的《购销合同》，合同显示的产品规格、数量以及功能能够与被诉侵权产品、涉案专利权利要求中的相关技术特征相对应，足以认定与被诉侵权产品的一致性。但是，广临公司未提交证据证明第二台被诉侵权产品的采购时间和来源，无法证明其系在“原有范围内继续”使用，因此，被诉裁决认为广临公司先用权抗辩成立，缺乏事实和法律依据。

据此，一审法院撤销被诉裁决，责令淄博市监局重新作出裁决。广临公司不服，上诉至最高人民法院。二审期间，经调查确认，第二台设备铭牌显示生产公司为山东东岳建材机械有限公司，出厂日期为2013年3月2日，系广临公司于2020年12月通过二手交易购买。

最高人民法院认为，根据购销合同约定，当购买方支付的货款达到总金额的95%时可以提货，而2012年6月13日购买方付款已经达到该要求，由此可知，涉案第一台设备至少是在2012年6月13日前已经制造。第二台设备铭牌显示的出厂日期为2013年3月2日，中鹏公司虽然主张第二台设备铭牌有可能为重新安装，但是未提交足以推翻该事实的相反证据。由于涉案专利申请日为2019年5月7日，可以确认两台被诉侵权产品均在涉案专利申请日之前已经制造完成。尽管被诉侵权产品与涉案专利的产品属于相同产品，但被诉侵权产品作为先用权人在涉案专利申请日之前已经制造的产品，同先用权人在原有范围内继续制造的产品或者依照专利方法直接获得的产品一样，不属于侵害专利权的产品。广临公司仅为被诉侵权产品的使用者，两台被诉侵权产品均具备合法来源。因此，广临公司在涉案专利申请日后使用作为先用权人的制造商在专利申请日之前已经制造的被诉侵权产品，不构成侵害专利权的行为，广临公司就其使用被诉侵权产品的行为可以主张制造商享有的先用权。

据此，最高人民法院撤销一审判决，驳回了中鹏公司的诉讼请求。
 
魏所解读

本案入选了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2023）》，本案亮点在于先用权抗辩对于使用者、销售者的适用。

《专利法》第75条第2项规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。

先用权是以抗辩为表现形式的权利，设置该抗辩的主要目的在于为了平衡专利权人和社会公众的利益，保护正常生产经营，体现公平。若要实现先用权抗辩的目的，则需要保障先用权人在原有范围内制造的产品或者依照专利方法直接获得的产品在市场上可以正常流通，以实现交易的公平与安全。

因此，既然先用权人在原有范围内继续制造的产品或者依照专利方法直接获得的产品不属于侵害专利权的产品，该先用权人在专利申请日之前已经制造的产品当然也不属于侵害专利权的产品。第三人在专利申请日后使用、许诺销售、销售该先用权人在专利申请日之前已经制造的产品、在原有范围内制造的产品或者依照专利方法直接获得的产品的，同样不构成侵害专利权的行为。

不过，需要注意的是，若先用权人制造的产品在市场流通后，涉及第三人的翻新或改造等，则需要对翻新、改造行为所形成的技术方案，与专利所呈现的技术方案的关联性进行具体判断，此种情况下并不能当然认定先用权的成立。