裁判要旨

董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，利用职务便利将公司专利权无偿转让至其个人名下，未能提供充分证据证明该转让系按照公司章程的规定履行了合法手续且该转让系为公司利益所为的行为的，董事、监事、高级管理人员的上述转让行为违反对公司的忠实义务，专利权转让行为无效，有关专利权归该公司所有。
 
案件信息

 
案件概要

2007年7月5日，滕州市绿原机械制造有限责任公司（简称“绿原公司”）向国家知识产权局提出名称为“高分子复合波纹膨胀节”的发明专利涉案专利申请（专利号ZL200710015109.2、简称“涉案专利”），于2009年2月4日获得授权并公告，发明人为李某甲、李某乙、李某，专利权人为绿原公司。该专利于2019年7月5日因未在期限内缴纳或缴足年费被终止，于2020年3月4日恢复。

绿原公司成立于1999年，经营范围为加工销售金属波纹膨胀节、金属软管等。绿原公司自成立至今，其股东及董事、监事经历多次变更。其中，2018年8月10日，绿原公司执行董事及经理由李某丙变更为李某，李某丙由持股51％变更为27.2727％，李某持股由49％变更为72.7273％。李某担任绿原公司执行董事兼经理期间，绿原公司（转让人）与李某（受让人）于2018年8月29日签署涉案专利权转让声明，声明内容为：绿原公司享有涉案专利权，现绿原公司自愿将该专利权转让给自然人李某。2018年10月19日，李某委托的专利代理机构向国家知识产权局申报著录项目变更。

2018年10月29日，国家知识产权局作出手续合格通知书，将涉案专利的专利权人变更为李某。上述专利转让为无偿。2019年6月19日，绿原公司执行董事兼经理由李某变更为李某丙。2020年3月25日之后，绿原公司的持股情况为李某丙出资1100万元，持股100％。

李某丙称其对涉案专利过户至李某名下一事当时并不知情，亦不同意李某将涉案专利转移至其个人名下。李某称其代表公司将涉案专利转至自己名下时，曾口头通知李某丙，且同时认为绿原公司转让其专利权，绿原公司及李某均无义务通知李某丙。2020年5月，绿原公司向山东省济南市中级人民法院（简称“一审法院”）提起诉讼，请求确认涉案专利权归绿原公司所有。

一审法院认为，虽然绿原公司转让涉案专利时，李某持有该公司股权比例超过三分之二以上，但是，根据《公司法》规定，公司的董事、高级管理人员对公司负有忠实义务，不得利用职权侵占公司的财产。李某在担任绿原公司执行董事兼经理期间，将原属公司的发明专利权无偿转让至自己名下的行为，侵占了绿原公司的重要资产，客观上将导致绿原公司无法正常经营，同时也侵害了另一股东李某丙的合法利益。在李某丙事后明确表示不同意的情况下，该转让行为违反了公司法的强制性规定，应属无效。绿原公司要求确认涉案专利归其所有的诉讼请求系基于该民事法律行为无效后的返还处理，应予支持。

据此，一审法院判决涉案专利权归绿原公司所有。李某不服一审判决，向最高人民法院上诉。

最高人民法院认为，本案中，李某在其担任绿原公司执行董事兼经理期间，于2018年8月29日签署涉案专利权转让声明，将涉案专利权的一切权利无偿转让给李某自己，并在其后到国家知识产权局办理了相应变更手续。虽然李某称其代表公司将涉案专利权转至自己名下时，曾口头通知另一股东李某丙，但李某未提供相应证据加以证明，且李某丙表示其对此转让并不知情，亦不同意。因此，虽然在涉案专利权转让时李某系占绿原公司三分之二以上股权的股东，但涉案专利权的转让系李某利用职务之便将绿原公司的专利权无偿转让到个人名下，且李某未提供充分证据证明其代表绿原公司转让涉案专利权时按照公司章程的规定履行了合法手续，也未提供充分证据证明该转让行为系为绿原公司利益所为，故这一转让行为违反了李某对公司的忠诚义务，应属无效，涉案专利权转让声明及所办理的变更手续并不能产生转让专利权的法律效力，涉案专利权仍应归绿原公司所有。

据此，最高人民法院驳回上诉，维持一审判决。李某不服二审判决，又向最高人民法院申请再审。最高人民法院另行组成合议庭进行了再审审查，驳回了李某的再审申请。
 
魏所解读

本案入选了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨（2021）》《最高人民法院知识产权案件年度报告（2021）》，与常见的员工离职或商业秘密泄露引发的专利权属纠纷不同，本案系由大股东将公司所持专利进行无偿转让所引发。

《公司法（2013修正）》第147条规定，董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务。董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

本案中，李某进行抗辩时主张其受让涉案专利符合公司章程规定。绿原公司章程第十七条规定：“股东会会议对所议事项作出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对本章程第十三条第八项、第十项、第十一项规定事项所作出的决定，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。”根据公司章程，由于李某在受让涉案专利时，其持有该公司股权比例超过三分之二以上，其表决通过即可进行。但最高人民法院指出，“董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，利用职务便利将公司专利权无偿转让至其个人名下，未能提供充分证据证明该转让系按照公司章程的规定履行了合法手续且该转让系为公司利益所为的行为的，董事、监事、高级管理人员的上述转让行为违反对公司的忠诚义务，专利权转让行为无效，有关专利权归该公司所有。”

可见，即便是持股超过三分之二的大股东，亦不能随意利用表决权侵占公司财产，包括专利权等知识产权。在进行专利权转让等行为时，尤其是转让为无偿，如不能证明为公司利益所为，则可能会被认为违反忠诚义务，而判定转让行为无效。