裁判要旨

对于长期批量在多个商品或服务类别申请注册与涉案商标相关商标，试图通过将恶意申请注册的商标正当化、合理化的行为，可以结合其对他人全方位摹仿等情节，及抄袭、摹仿他人商标攀附他人商誉的主观恶意，对其商标注册行为认定为恶意抢注，适用反不正当竞争法予以规制。
 
案件信息
 

 
案件概要

德国企业拜尔斯道夫股份有限公司（简称“拜尔斯道夫公司”）是第733002号“Beiersdorf”商标、第754350号“拜尔斯道夫”商标（合称“涉案商标”）的权利人，两商标核定使用商品为第3类肥皂、洗发水等。
 

拜尔斯道夫公司成立于1882年，2007年至2013年连续入选《福布斯》杂志评选的“全球上市公司2000强”，其生产的“优色林”和“妮维雅”品牌产品获得过诸多荣誉｡“Beiersdorf”和“拜尔斯道夫”标识均使用在妮维雅、优色林品牌产品上。拜尔斯道夫公司先后于1995年11月27日、2003年3月17日注册“beiersdorf.com”“beiersdorf.cn”域名，并使用上述域名开办网站。

拜尔斯道夫(天津)石油化工股份有限公司（简称“拜尔斯道夫天津公司”）成立于2013年，主要经营润滑油、汽车养护用品等，其注册的域名为“beiersdorfchina.com”。

拜尔斯道夫公司调查发现，拜尔斯道夫天津公司在网站页面显著位置使用“Beiersdorf”“拜尔斯道夫”标识，且在宣传文章中强调自身起源于1882年，并且拜尔斯道夫天津公司与其关联公司曾先后申请包含“拜尔斯道夫”“Beiersdorf”标识的32件商标，均未获成功。于是，拜尔斯道夫公司将拜尔斯道夫天津公司诉至天津市第三中级人民法院（简称“一审法院”），请求认定涉案商标为驰名商标，判令拜尔斯道夫天津公司立即停止侵权，变更企业名称，转移被诉侵权域名，刊登致歉声明并赔偿拜尔斯道夫公司经济损失及合理支出50万元人民币。

一审法院认为，涉案商标核准注册类别为第3类，被诉侵权商品为润滑油等，涉及跨类保护，有必要认定商标是否驰名。现有证据显示，拜尔斯道夫公司使用涉案商标的时间较长，但使用时均是与“妮维雅”“美涛”等注册商标一并使用，且“妮维雅”“美涛”等商标标识处于商品的显著位置，单独使用涉案商标的证据略有不足。同时，所获奖项的证据中的商标均指向“妮维雅”等注册商标，并不包括涉案商标，涉案商标并无作为驰名商标受保护的记录。故涉案商标不能认定为驰名商标，因此其保护范围不能覆盖至润滑油等，商标侵权不成立。

但是，拜尔斯道夫公司的“Beiersdorf”“拜尔斯道夫”字号已经具有一定的知名度和影响力，拜尔斯道夫天津公司与拜尔斯道夫公司同属化工行业，仍将“拜尔斯道夫”作为企业字号登记注册，并且在其生产、销售的润滑油等产品以及产品包装、官方网站、广告宣传等中使用“拜尔斯道夫”“Beiersdorf”字样，同时多次强调其品牌始于1882年等，易使相关公众误以为其生产、销售的产品与拜尔斯道夫公司存在某种联系，存在攀附的主观恶意，损害拜尔斯道夫公司的合法权益，构成不正当竞争。拜尔斯道夫天津公司注册使用“beiersdorfchina.com”的行为同样构成不正当竞争。但拜尔斯道夫天津公司的商标注册申请或被无效，或未成功，未对拜尔斯道夫公司的利益产生实质性影响，不构成不正当竞争。

据此，一审法院判决拜尔斯道夫天津公司变更企业名称，停止使用被诉域名并赔偿拜尔斯道夫公司经济损失及合理开支20万元人民币。拜尔斯道夫公司、拜尔斯道夫天津公司均不服，上诉至天津市高级人民法院（简称“二审法院”）。

二审法院认为，根据在案证据，拜尔斯道夫天津公司与拜尔斯道夫公司同属化工行业，拜尔斯道夫天津公司理应知晓“拜尔斯道夫”“Beiersdorf”在相关市场的知名度，但未予合理避让，其将“拜尔斯道夫”注册为企业名称，后续经营中在其生产、销售的润滑油等产品上及在包装、产品手册、交易文书、官方网站、广告宣传等中使用“拜尔斯道夫”“Beiersdorf”字样，并在其运营的网站、公众号等宣传中多次强调其品牌始于1882年等与事实不符的内容，其攀附“拜尔斯道夫”“Beiersdorf”的主观意图明显，上述行为足以导致相关公众误以为其生产、销售的产品来源于拜尔斯道夫公司，或与拜尔斯道夫公司存在某种联系，其未经许可擅自使用他人有一定影响的域名，结合其网站宣传等因素，足以导致相关公众的混淆、误认。

此外，拜尔斯道夫天津公司上述围绕“拜尔斯道夫”“Beiersdorf”的商标申请注册行为属于商标恶意注册。“拜尔斯道夫”“Beiersdorf”，均不属于在中国境内的常见文字或字母组合，具有较强的显著性，且在案证据能够证明“拜尔斯道夫”“Beiersdorf”在日化商品上具有一定的知名度，拜尔斯道夫天津公司同属化工行业，在多个类别数十次申请上述商标，但并未就其创作来源和使用意图作出任何解释，其上述行为已明显超出了正常的生产经营需要，抄袭、摹仿他人商标，攀附他人商誉的主观故意明显｡拜尔斯道夫天津公司的申请注册行为并非是孤立的，在抢注商标的同时其还仿冒拜尔斯道夫公司的企业名称、域名，对拜尔斯道夫公司实施了全方位摹仿，意图借助表面合法的形式以达成其实质违法的目的｡特别是拜尔斯道夫天津公司在其宣传过程中，多次使用“具有百年历史的‘拜尔斯道夫’”“拜尔斯道夫品牌起源于1882年，迄今已经有100多年历史”等字样，试图攀附拜尔斯道夫公司商誉，其主观恶意更加凸显，客观上进一步加深了相关公众混淆、误认的可能性｡拜尔斯道夫天津公司不仅以自己名义在多个商品类别与服务上，持续申请注册“拜尔斯道夫”“Beiersdorf”相同或近似的商标，还与关联公司相互配合，长期批量恶意申请注册与涉案商标相关商标，其行为扰乱了商标注册秩序，导致拜尔斯道夫公司需不断通过采取提起商标异议、申请无效宣告乃至行政诉讼等方式维护自身合法权益，付出大量时间人力物力成本，在一定程度上已严重干扰了拜尔斯道夫公司正常的生产经营，拜尔斯道夫公司为此付出本不必要的维权成本，遭受了不必要的损失。考虑到拜尔斯道夫公司企业字号等具有较高知名度，拜尔斯道夫天津公司侵权主观恶意明显、侵权行为的情节性质，因拜尔斯道夫天津公司多年来商标抢注行为导致拜尔斯道夫公司长期维权付出本不必要的维权成本，以及拜尔斯道夫公司为本案支出的合理开支等因素，对其损害赔偿予以全额支持。

据此，二审法院改判拜尔斯道夫天津公司赔偿拜尔斯道夫公司经济损失及合理支出50万元人民币。后拜尔斯道夫天津公司向最高人民法院申请再审，最高人民法院裁定驳回再审。
 
魏所解读

本案入选了《2023年中国法院50件典型知识产权案例》以及《天津法院知识产权典型案例2023》，其亮点在于根据反不正当竞争法规定对商标恶意抢注行为的评价。

对于商标恶意抢注行为的打击，权利人通常需要通过商标异议/无效/三年不使用撤销等行政程序进行排除，但是往往面临着抢注屡禁不止，一直疲于应对的状态，但是一旦中途放弃，可能用不了多久，又会冒出一批新的抢注商标。2021年，“碧然德”案（(2017)沪0112民初26614号）中，上海市闵行区人民法院认定被告不仅实施了商标侵权和虚假宣传不正当竞争行为，还通过恶意抢注、滥用异议处理程序等行为损害原告在先权利，在相关类别上恶意抢注与原告注册商标相同、近似的商标，并以此为基础利用商标异议、无效宣告等程序，干扰、阻碍原告正常行使商标权利，其恶意抢注、滥用异议程序等行为是被告大规模、综合性侵权行为的一部分，服务于侵权的总体目的，其实质在于攀附竞争对手原告及其品牌的商誉、设置障碍配合其他侵权行为干扰原告正常经营活动，意在破坏原告的竞争优势，建立自己的竞争优势，具有明显的主观恶意。并认定被告上述一系列行为扰乱了市场竞争秩序，两原告的合法权益也因此遭受损害，其行为具有不正当性，构成不正当竞争。此后，“爱适易”案（(2021)闽民终1129号）中，福建省高级人民法院也表达了类似观点。2023年1月发布的《中华人民共和国商标法修订草案（征求意见稿）》也增加了对恶意抢注的民事赔偿的条款，明确提出恶意申请商标注册给他人造成损失的，该他人可以向人民法院起诉，请求赔偿损失。赔偿数额应当至少包括该他人为制止恶意申请商标注册行为所支付的合理开支。但商标法第五次修改尚未完成，前述条款是否会在最终的条文中保留还不得而知。

本案中，二审法院在改判赔偿额时，着重强调了法定赔偿的考量因素包括被诉侵权人多年的商标抢注行为导致权利人长期维权付出的“本不必要的维权成本”。因此，对权利人而言，面对不堪其扰的商标抢注行为，除了提起异议无效等行政手段，对于其中恶劣的商标抢注人发起反不正当竞争维权诉讼追究赔偿责任，也是选项之一。