郭铭超
中国实习律师
北京魏启学律师事务所

 
目前，商标审查中，对含有汉字“纳米”的商标审查标准较为严格，一般只要商标中含“纳米”二字, 极易以以下2点理由被驳回：①易使消费者认为指定使用的商品或服务与纳米技术有某种关联，违反《商标法》第十条第一款第（七）项的规定；②缺乏商标显著特征,违反《商标法》第十一条第一款第（二）项的规定。而“纳米”的英文“nano-”,由于其含义为“10−9；纳米技术；纳米级的”，也会因上述理由被驳回。

许多企业在设计商标——特别是命名与纳米技术有关的成果时，喜欢将“nano”作为自己商标的一部分，以便通过品牌名称本身突出其产品的技术特点。因此，近年国家知识产权局不仅对“纳米”相关商标的审查慎之又慎，包含英文“nano”的商标极易因为一纸驳回便遭遇“禁注”甚至“禁用+禁注”。

本文拟对含英文“nano”的商标的审查倾向做一浅析，并结合已公开的裁判文书探讨提高注册可能性的方法。 

1. 行政阶段：尚未形成统一的判断规则
 

中国商标网上的检索结果显示，行政阶段，含“nano”的商标有一部分顺利注册。但因含有“nano”而被驳回的商标也不在少数，如第40589555号“RELXNANO”这种非“nano”开头的、并未突出“nano”的纯文字臆造词也未能幸免于难。主要的驳回理由集中在《商标法》第十条第一款第（七）项或第十一条第一款第（二）项[1]，复审阶段也几乎全部维持驳回[2]。且，如下所示，即使是相似的情形，因审查员不同，其审查审理结果也存在较大差异。

情形1“nano”为商标中的非显著部分，驳回时认为违反《商标法》第十条第一款第（七）项的规定的，复审结果迥异。

 

 

 
情形2 Nano与其他显著性较弱的英文词汇组合，涉及《商标法》第十一条第一款第（二）项，审查审理结果各不相同。
 

 

 
2. 诉讼阶段：含“nano”的商标的多个判例显示，以“nano”开头的臆造词[7]不违反《商标法》第十条第一款第（七）项或第十一条第一款第（二）项。
 

 

 
可见，法院并非对包含“Nano”的商标“格杀勿论”，而是注重根据该外文商标的具体情况，结合中国公众的一般认知水平、认读习惯，对标志本身进行整体性判断，并不赞成有违公众的一般认知习惯 主观地将具有同一表现形式的字母进行拆分后，再行界定其具体含义的判断方式。由此，也有效避免了《商标法》第十条第一款第（七）项和第十一条第一款第（二）项的滥用，保护了市场主体合理合法注册和使用的需求。
 
3. 申请阶段提高注册可能性的方法
 

为了帮助申请人顺利注册含有“nano”的商标，可以尝试在指定商品/服务的表述中加入与“纳米”相关的表述，以此规避《商标法》第十条第一款第（七）项的驳回理由。鉴于当下国内申请对商品/服务的表述审查较为严格，上述方法通过马德里商标指定中国的方式更容易实现。目前，在已公开的驳回复审决定中可以看到以下2件成功案例。
 

 
综上所述，尽管如（2017）京行终803号判决书中所述，“对外文作为商标含义的认知，应当结合中国公众的一般认知水平，并对标志本身进行整体性判断，而不应主观的将具有同一表现形式的字母进行拆分后，再行界定具体含义，此种方式有违公众的一般认知习惯”，无奈，目前，在商标局的行政阶段将“nano”拆分提取出来认读的审查倾向仍十分明显，且审查审理中尚未形成统一的判断规则。而企业设计和使用含“nano”的商标时，通常也是基于产品的技术特点和宣传上的合理需求。

基于以往判例，如果企业特别希望申请以“nano”开头的臆造词，那么，宜尽量采用同一表现形式的文字，不对“nano”进行突出使用，复审失败后也不要轻言放弃，积极准备好自己的创意说明并在日常收集整理好相关使用证据，这些都有可能帮助企业在诉讼阶段取得权利。此外，通过在指定商品/服务上加上与“纳米”有关的表述，也是可以积极尝试的途径，或许能在夹缝中寻得一条注册之路。

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