中国律师  吴秀霜
北京魏启学律师事务所

2000年我国《专利法》第二次修改时首次引入“许诺销售”的概念，外观设计的“许诺销售”是2008年第三次修改《专利法》时增加的内容，至此，“许诺销售”行为在我国《专利法》中明确为专利侵权行为。但《商标法》或其他相关法律对此未作规定，《商标法》之所以无需规定是因为商标与专利在保护内容上存在本质的区别。专利所保护的是新的技术方案或设计，而“许诺销售”专利产品，实际上并没有使用专利权所要保护的技术方案或设计，其行为本身不能被实施专利或实际销售专利产品的行为所涵盖，因此“许诺销售”行为是一种独立的侵权行为。但商标是一种识别商品来源的符号，根据《商标法》第四十八条规定，将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为属于商标使用行为，如果该使用行为属于《商标法》第五十七条所规定的情形，将构成商标侵权行为。因此商标意义上的“许诺销售”行为完全可以用《商标法》第五十七条进行规制。
 
《专利法》领域的“许诺销售”，是指为销售目的而向特定或非特定主体作出的愿意销售或将要销售专利产品包括依照专利方法直接获得的产品的表示行为。其方式可以是通过广告、橱窗陈列或展会展出、演示等方式向不特定的人作出销售商品的意思表示，也可以通过寄送价目表、登载拍卖公告、招标公告等方式表示出售商品的意愿。“许诺销售”行为发生的时间既可能发生在产品制造完成后，也可能发生在产品制造完成前。对于这种未经专利权人许可，为生产经营目的的“许诺销售”行为，我国《专利法》第十一条将其作为一种独立的侵权方式，列为侵犯专利权的行为之一，其最积极的意义在于赋予专利权人将专利侵权行为制止在早期，以免造成专利权人的更大损失。
 
对于侵犯专利权的侵权责任问题，根据《专利法》的相关规定，侵权人将承担停止侵权以及赔偿损失的法律责任。但“许诺销售”行为本身由于侵权人没有具体实施专利或者销售专利产品，对专利权人所造成的实际损失或获利情况往往难以证明。在专利侵权诉讼中，侵权人经常抗辩主张认为仅是作出了销售侵权产品的意思表示，实际的销售行为尚未发生或者未必确定发生，在这种情况下认定专利权人已经遭受实际损失未免牵强，故对于“许诺销售”侵权行为而言，一般只需责令侵权人立即停止“许诺销售”侵权行为、承担赔偿权利人维权合理开支，即可达到保护专利权的目的。
 
由于“许诺销售”侵权行为无论是理论还是实务均存在一个认识的过程，对于是否应该赔偿专利权人的经济损失，一直以来各地法院观点不一，如（2017）京73民初557号案件中，法院认为考虑到原告并未提交能够证明被告因实施了涉案“许诺销售”行为已获得了直接经济利益或是已对原告造成了实际经济损失的相关证据，因此，对于原告请求判令被告赔偿其经济损失的主张不予支持。但案号（2017）粤民终3140号案件中，法院认为考虑被告未经许可实施”许诺销售”行为，势必会导致专利权人丧失交易机会，从而给权利人造成损失，酌情判令被告赔偿原告经济损失及合理开支总计5万元，支持了赔偿专利权人的经济损失。
 
对于“许诺销售”行为给专利权人带来了什么样的损失、是否应该赔偿经济损失，最高院审理的（2020）最高法知民终1658、1659号案件，作为典型案件收录到《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（2021）》中。在该案件中，法院通过分析论证了“许诺销售”行为给专利权人带来的影响和损害，明确了“许诺销售”行为的可责性、应该赔偿的必要性以及赔偿损失时应该考虑的因素。该判决将会对今后审理类似案件提供参考依据。
 
最高院认为：“许诺销售”行为客观上会给专利权人造成损害。“许诺销售”行为一旦发生，因被诉侵权人“许诺销售”的价格通常低于专利产品的价格，会对潜在消费者产生心理暗示，影响专利产品的合理定价或导致消费者放弃购买专利产品转而考虑与被诉侵权人联系，造成延迟甚至减少专利产品的正常销售。此外，被诉侵权人“许诺销售”行为还可能对专利产品的广告宣传效果造成不利影响。“许诺销售”行为将会给专利权人造成专利产品的价格侵蚀、商业机会的减少或者延迟等损害。权利有损害必有救济，除非法律另有特殊规定，该救济即应当至少包括承担停止侵害和赔偿损失这两种最基本的侵权民事责任形式，而不是只承担其中一种形式。其次，判令侵权人就其“许诺销售”行为承担损害赔偿责任，更有利于保护和激励创新，更有利于实现专利法的立法目的。如果仅仅因为“许诺销售”行为造成的具体损害后果难以准确证明，就免除侵权人的损害赔偿责任，仅承担停止“许诺销售”行为、支付专利权人维权合理开支的民事责任，既不符合权利有损害必有救济的民法原则，也不利于充分实现专利法的立法目的。最后，专利权人难以举证证明其因”许诺销售”行为遭受的具体损失时，可以法定赔偿方式计算损害赔偿数额。正是因为考虑到专利侵权损害证明的困难，专利法规定了法定赔偿制度，当专利权人因被侵权所受到的损失或者侵权人获得的利益等难以确定的情况下，可以根据专利权的类型、具体案情，着重考虑在案证据反映的侵权情节等，以法定赔偿方式计算损害赔偿数额。
 
众所周知，建立专利制度的目的是通过授予发明创造专利权来保护专利权人的独占使用权，并以此换取专利权人将发明创造的内容公之于众，以促进发明创造的推广应用，推动科技进步和经济发展。面对全球化竞争，专利权已经不仅仅是创新的手段，高价值的专利已经成为技术垄断和市场竞争的工具。我国正在不断加大依法惩处各种侵犯知识产权行为的惩罚力度，对于恶意、情节严重的侵犯知识产权的行为，权利人可以请求最高达到5倍的惩罚性赔偿。“许诺销售”行为已经是我国《专利法》明文规定的侵权行为，尽管“许诺销售”行为仅是侵权人作出的销售侵权产品的意思表示，实际的销售行为尚未发生或者未必确定发生，但是其行为本身也对权利人造成了不可弥补的实质损害，其行为具有侵权的可责性。如果仅仅因为“许诺销售”行为造成的具体损害后果难以准确证明，就免除侵权人的损害赔偿责任，仅承担停止“许诺销售”行为、支付专利权人维权合理开支的民事责任，既不符合权利有损害必有救济的民法原则，也不利于充分实现专利法的立法目的。判令侵权人就其“许诺销售”行为承担损害赔偿责任是保护专利权人合法权益的应有之义。