北京魏启学律师事务所
中国专利代理师  实习律师
王春俏

 
一、背景概述
 
随着中国在世界经济舞台中的角色越来越重要，每年进入中国的外国专利申请的数量呈现稳定的增长趋势。这些外国申请在进入中国时都需要从外文翻译成中文才能被中国国家知识产权局（CNIPA）所接受，从而进入后续的专利审查流程。
 
然而，在专利申请的翻译过程中，因为中文与申请原文之间的先天语言差异或者因为译者自身的经验能力所限，在翻译过程中偶尔会出现翻译错误，使得中文译文的技术表述与专利申请的原文不一致，从而对专利申请的审查、甚至授权后的权利稳定性和权利行使都带来不小的问题。
 
对于通过PCT途径进入中国的外国专利申请可以通过“译文更正”程序提供救济途径，申请人在发现中文译文与PCT申请的WIPO公开文本的原文存在差异时可以通过缴纳费用经由“译文更正”程序对中文译文进行更正。然而，对于通过《巴黎公约》途径进入中国的外国专利申请目前尚无这类救济途径。
 
在此，笔者以本人工作实践中经手的《巴黎公约》途径进入中国的专利申请真实案件（以下称为“本案”）为例，将成功说服审查员接受对译文“明显错误”的修改的经验分享给大家，希望能够抛砖引玉，对大家的专利工作有所帮助。
 
二、案件背景
 
客户在委托我司进行代理时，本案已经处于答复《第N次审查意见通知书》的阶段。
 
此前，客户为了克服《第N-1次审查意见通知书》指出的创造性缺陷，意图将某一从属权利要求的技术特征“传动比与值1.000偏差…”并入独立权利要求1中以与审查员引用的对比文件形成明显区别。然而该权利要求中的数值“1.000”在进入中国的翻译文本中被错误地翻译为“1000”，并且这种翻译错误使得该权利要求的技术特征与对比文件无法形成本质区别，难以说服审查员接受本申请的创造性。因此，对权利要求中的上述翻译错误进行修改势在必行。
 
为此，客户委托原代理机构在答复《第N-1次审查意见通知书》时对上述误译进行了主动修改，原代理机构在修改的同时陈述了修改理由：根据上下文，“1000”为明显遗漏了小数点标记的笔误，澄清性地修改为“1.000”。
 
在《第N次审查意见通知书》，审查员没有接受此修改，认为：修改后的内容在本申请的原说明书和权利要求书中没有相应的记载，虽然申请文件记载了“…齿数只相差了一个齿”，但是根据该描述也不能必然得到传动比为与值1.000偏差…，且“1.000”这样的描述方式也不是本领域常用的传动比的描述方式，因此上述修改后的内容也不能由本申请的原说明书和权利要求书记载的内容直接地、毫无疑义地确定，因此，上述修改超出了本申请原说明书和权利要求书记载的范围。
 
三、争辩策略
 
对于主动修改“明显错误”的法律基础而言，在《审查指南》中规定了：所谓明显错误，是指不正确的内容可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚地判断出来，没有作其他解释或者修改的可能。
 
基于此，能够说服审查员接受其为“明显错误”及其修改方案的关键点在于：

 
我方在接受客户的委托后，对本案进行了细致的研究，并在答复《第N次审查意见通知书》时陈述如下。
 
1）参照本案说明书的背景技术部分的记载，在许多情况下，传动机构是用于减小或增加旋转部件的速度的，在这些情况下，接近1的传动比是没有意义的。然而，本案中用于传感器的传动机构具有的功能与上述用于增加或减小转速的功能完全不同，通过使用两个有效直径彼此仅稍微不同的齿轮（即，传动比与值1略有偏差），并通过使用两个发射器磁体和两个磁传感器可以对来自两个齿轮（以仅略微不同的速度旋转）的信号进行比较，由此显著提高了测量分辨率。

当以这种测量原理使用传动机构时，如显然从本案的上下文中可以预见的，与值1000稍微偏差的传动比根本没有任何意义。因此，原始提交文本中的记载“值1000”是明显的错误，这种技术方案在本申请的技术领域中无法带来期望的技术效果。
 
2）本案申请文件记载了两个齿轮的有效直径仅稍微不同且齿数仅仅差别一个齿，由本领域对于传动机构所公知的这两个齿轮构成的传动机构的传动比应与“1”稍微偏差、而不可能是与“1000”、“100”或“10”稍微偏差。
 
此外，虽然本案的优先权原文不能用来支持这种修改，仍然提醒审查员查看本案的德语优先权原文，其中在表述“1,000”的同一行还有“0,5”这样的表述，可以推理德语中“,”的用法是表示整数位的小数点，因此“1,000”实际上表示的是“1.000”。这种小数点的不同用法实现是由于德语语言习惯不同导致的，在德文中对于“小数点”使用逗号“,” 来表示；而对于千分位使用句号“.”来表示。
 
四、结语
 
审查员在收到我方的正式答辩意见之后，虽然后续仍然发出了《第N+1次审查意见通知书》，但仅在新引用的对比文件的基础上评价了创造性问题，并未继续指出“修改超范围”的问题。由此可见，本案通过以上陈述，成功说服审查员接受了对于“明显错误”的修改，避免了因修改超范围而不被接受的问题。
 
虽然本案对于“明显错误”的修改最后得到了审查员的认可，但是其过程曲折且多依赖于审查员的主观判断，对于修改的认可程度存在着极大的不确定性，因此也给客户带来了额外的时间成本和费用。笔者认为，最好的方法仍然是防患于未然，在准备外国专利申请的译文时应尽到专利代理师的职责，对于译文内容应做到与原文一致，对于存在可能模糊含义的原文，应对技术方案进行深入理解，从申请人和发明人的角度来思考其意图表述的技术方案，在符合技术原理的情况下进行翻译和定词。
 
即使在译文中存在需要修改的错误，在修改的同时应当尽量详细地陈述修改的理由和修改后的技术方案的唯一可能性，从而帮助说服审查员接受修改。
 
以上就是笔者基于自己的工作实践所积累的一些小小心得，希望广大专利从业人员能够从本文得到一些有用的信息，给大家的专利工作带来帮助！