北京魏启学律师事务所
中国律师 李美燕
 
2021年下半年的一天，笔者作为一件商标驳回复审行政诉讼案件中诉争商标申请人的诉讼代理人出席了该案的二审谈话，谈话中被上诉人国家知识产权局的诉讼代理人表示：现在知识产权局基本不认可共存同意书。谈话结束后，笔者立即确认了在驳回复审行政阶段中国知局对同意书的认可情况，发现从我所代理的案件以及结合摩知轮的数据统计来看，国知局自去年9月份开始，对商标共存协议基本不予采信，主要理由在于引证商标权人对自身权利的放弃或让渡并不必然排除对消费者造成的混淆。

那么问题来了，法院是否也如国知局般对于共存协议持基本否定的态度呢？

关于共存协议的适用，法律并没有作出明确的规定，而商标权作为一种民事财产权利，根据意思自治的原则，除非涉及重大公共利益，商标权人可依自己的意志对自身权利进行处分。结合商标审判实际，北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》15.12规定了共存协议的法律效果。根据该指南规定共存协议仅是排除两商标造成相关公众混淆误认的初步证据，如果无其他证据证明诉争商标与引证商标的共存足以导致相关公众对商品来源发生混淆的，法院可以认定两商标不构成近似商标。而当法院认为商标近似度较高易导致相关公众对商品来源发生混淆的情况下即便出具了共存协议也无法排除注册障碍。在2020最高法行申8163号案件中最高院亦指出，对于指定使用在类似商品上的高度近似的商标，共存协议并不能当然地排除相关公众可能的市场混淆。
 


对于商标是否近似或高度近似的判断具有一定的主观性。那么目前法院是否存在对商标近似与否从严进行认定并据此降低共存协议认可率的情形呢？

笔者利用威客先行法律信息库检索了从去年9月份至目前为止的与共存协议相关的商标驳回复审行政诉讼，其中有如下12个[i]案件是从共存协议是否能排除混淆的角度作出了相关的认定。进一步，其中5件案件中，法院以诉争商标与引证商标高度近似或者基本相同为由未予采纳共存协议，7件案件则认为诉争商标与引证商标存在一定差异不会产生消费者混淆为由采纳了共存协议。





从上述商标标识可以看出不予采纳共存协议的案件中，诉争商标与引证商标基本仅一字之差或属于基本相同的情形，如果同时使用在同一种或者类似商品上尚不足以排除相关公众对商品的来源产生混淆、误认，诉争商标若予以注册，将损害消费者的利益。另一方面，共存协议被采纳的案件中，法院认为如果引证商标权利人出具共存协议，则在无其他证据证明诉争商标与引证商标的共存足以导致相关公众对商品来源发生混淆的情况下，可以认定诉争商标与引证商标不构成近似商标。而予以采纳的共存协议案件中也有个别诉争商标与引证商标仅一字之差的情形，由此可见目前为止法院的认定标准并没有收紧。

综上，国知局阶段共存协议不被认可的风险大幅提升，申请人想获得最终的胜利，那么应将革命坚持到诉讼阶段。根据目前的认定标准，在诉争商标与引证商标并不相同或高度近似的情形下，仍然存在凭共存协议排除注册障碍的较大可能性。同时，共存协议应当真实、合法、有效，且不存在损害国家利益、社会公共利益和第三人合法权益等情形。在实务中，有不少的案例是因为共存协议未经公证认证或者不能证明在共存协议上签字的人是否具有代表公司签字的权限而真实性未被认可的情形。因此在出具共存协议时应格外注意是否符合程序要求。

最后，笔者开头提到的诉讼案件中，2022年1月二审法院做出的二审判决中作出了这样的认定：在商标申请注册中，商标法第三十一条对于混淆可能性的认定是商标授权行政机关或者法院从相关公众的角度作出的一种判断，而《同意书》是对引证商标在先权利的限制，更加符合市场商业实际。因此，在诉争商标与引证商标存在一定差异的情况下，《同意书》通常是排除混淆可能性的有力证据，其可以作为适用商标法第三十一条审查判断诉争商标可否获准注册时予以考量的因素”

瞧，同意书还是香的！

 
[i] 只有生效判决才会被公开，且判决生效后也不会马上进行公开。另，上述12件判决大部分为2021年12月作出。