裁判要旨

承包人采购侵犯外观设计专利权的产品作为零部件用于工程建设,并在交付工程后取得了相应的工程价款,应当视为“销售”了被诉侵权产品。
 
案件信息
 
审级、法院、案号、裁判日期
 
一审:吉林省长春市中级人民法院(2019)吉01知民初10号
裁判日期:2019年12月23日
二审:吉林省高级人民法院(2020)吉民终182号
裁判日期:2020年6月12日
再审:最高人民法院(2021)最高法民再205号
裁判日期:2021年9月30日
案由 侵害外观设计专利权纠纷
当事人 刘国兴:一审原告1、二审上诉人、再审申请人
长春雷特科技有限公司:一审原告、二审上诉人、再审申请人2
吉林省尔辰路桥工程有限公司:一审被告、二审被上诉人、再审被申请人
裁判结果 一审:驳回刘国兴、长春雷特科技有限公司的全部诉讼请求。
二审:驳回上诉,维持原判。
再审:撤销一审、二审判决,吉林省尔辰路桥工程有限公司立即停止侵权,赔偿刘国兴、长春雷特科技有限公司经济损失10万元。
涉案法条 《中华人民共和国专利法》第十一条,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十二条
 
案件概要
刘国兴、长春雷特科技有限公司(简称“雷特公司”)是名称为“型材(外/双膜梁)”(专利号ZL201430059342.1,简称“涉案专利”)的外观设计专利权人。涉案专利专利申请日为2014年3月21日,于2014年9月10日获得授权公告。涉案专利产品用于温室大棚骨架,其中包括两项相似外观设计,其中设计1为指定基本设计。
设计1主视图

 

设计2主视图

 
吉林省尔辰路桥工程有限公司(简称“尔辰公司”)是建筑工程施工单位,负责承建农安县开安镇万宝村日光温室建设项目工程。2018年4月,刘国兴发现该工程所使用的型材涉嫌对涉案专利的侵权,在保全证据的基础上,刘国兴、雷特公司将尔辰公司诉至吉林省长春市中级人民法院(简称“一审法院”),请求法院判令尔辰公司立即停止侵权行为,即停止生产、销售侵害涉案专利专利权的产品,向青科公司赔偿经济损失10万元并承担合理支出。

一审法院经庭审比对认为,两种形状的被控侵权型材产品与涉案外观设计产品均属相同产品,且分别采用了与涉案外观设计专利设计1、设计2基本相同的外观设计,被控侵权型材产品的外观设计落入了ZL201430059342.1号外观设计专利权的保护范围。但本案根据现有证据不能认定尔辰公司实施了生产、销售侵权产品的侵权行为。刘国兴、雷特公司未提交任何证据证明被控侵权的型材产品系由尔辰公司制造生产。虽然涉案温室大棚项目是由尔辰公司承建的,承建过程中使用了被控侵权型材产品作为温室的大棚骨架,建设完成后将整个温室大棚交付给项目发包方,但这并不能认定尔辰公司实施了侵权型材的“销售”行为,只能认定尔辰公司在建设大棚项目过程中使用了侵害涉案外观设计专利权的产品。尔辰公司为生产经营目的使用侵害外观设计专利产品的行为并不属于侵害外观设计专利权的行为。

据此,一审法院驳回刘国兴、雷特公司的全部诉讼请求。刘国兴、雷特公司不服一审判决,向吉林省高级人民法院(简称“二审法院”)上诉。二审法院认为,尔辰公司是日光温室建设项目工程的承建人,与发包人签订施工合同并按照发包人的要求及图纸进行施工,与发包人形成建设工程合同关系而非买卖合同关系,该行为不属于销售行为,故驳回上诉,维持原判。刘国兴、雷特公司不服,向最高人民法院申请再审。

最高人民法院认为,涉案温室建设工程项目是由尔辰公司承建。虽然尔辰公司与案外人农安县土地整理中心之间系建设工程施工合同关系,农安县土地整理中心系发包人,承担支付工程款的义务,尔辰公司负责工程建设,但根据双方签订的工程施工合同的约定,材料设备由承包人采购,并非发包人提供。故尔辰公司在施工中使用的大棚骨架型材系由其负责采购的,其将采购的型材用于建造温室大棚,并将施工完成的温室大棚交付给发包人。发包人农安县土地整理中心将工程款支付给尔辰公司,工程总价款中包括了温室大棚工程。可见,尔辰公司将侵权产品作为建造温室大棚的零部件,制造完成温室大棚后交付使用。且经本院再审审查中询问,该工程已竣工验收,尔辰公司已取得工程价款。因此,被诉侵权产品作为整个温室大棚工程的组成部分,尔辰公司已取得了相应的价款。据此,应当视为尔辰公司实际“销售”了被诉侵权产品,应当承担相应的侵权责任。

据此,最高人民法院撤销一审、二审判决,改判尔辰公司立即停止侵权,赔偿刘国兴、雷特公司经济损失10万元。
 
 
魏所解读

本案入选了《最高人民法院知识产权案件年度报告(2021)》,对于被诉侵权产品大棚骨架型材落入刘国兴和雷特公司享有的涉案外观设计专利权保护范围,各方对此并无异议。争议焦点主要在于“销售”侵害外观设计专利权产品的认定。

《专利法》第11条第2款规定:“外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第12条第2款规定:“将侵犯外观设计专利权的产品作为零部件,制造另一产品并销售的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售行为,但侵犯外观设计专利权的产品在该另一产品中仅具有技术功能的除外。”

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十九条规定:“产品买卖合同依法成立的,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的销售。”

本案中,由于尔辰公司与案外人农安县土地整理中心之间系建设工程施工合同关系,而非产品买卖合同关系,一审和二审法院均认定尔辰公司只是实施了“使用”行为,而并没有实施“销售”行为。最高院则纠正了此种机械地以表面的合同关系来认定销售行为的观点。

正如最高院在判决中所指出的,被诉侵权产品并非发包人提供,而由承包人采购,承包人收取的工程总价款中实际包括了被诉侵权产品的相应价款,因此应当视为尔辰公司实际“销售”了被诉侵权产品。该观点对销售行为的认定可以说是回归了销售行为的本质,即在认定时不拘泥于合同的名义和形式,而着眼于是否因提供该商品而获得相应的对价,此种对销售行为的认定显然更为清晰合理,也更有利于对权利人的保护。
 
裁判文书链接
一审:
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=53568b99d724419d9a48abbf00ea9e62
二审:
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=21ea6fb67ca442e4adf8ac70010e4628
再审:
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=2373ea4c9da34fc092d2ae24010aafd3