裁判要旨

在进行现有技术抗辩的判断时,被诉侵权技术方案中与专利权保护范围无关的技术特征无需考虑。被诉落入专利权保护范围的某一技术特征,与一项现有技术方案中相应的技术特征对比,若二者存在区别,但该区别仅是本领域中可直接置换的惯用手段,则属于二者无实质性差异的情形。
 
案件信息
 
审级、法院、案号、裁判日期
 
一审:广州知识产权法院(2019)粤73知民初62号
二审:最高人民法院(2019)最高法知民终804号
裁判日期:2020年11月11日
案由 侵害实用新型专利权纠纷
当事人 浙江小智电器科技有限公司:一审原告、二审被上诉人
佛山市顺德区华申电器制造有限公司:一审被告、二审上诉人
佛山市易豆科技有限公司:一审被告、二审上诉人
裁判结果 一审:佛山市顺德区华申电器制造有限公司、佛山市易豆科技有限公司立即停止侵权,佛山市顺德区华申电器制造有限公司赔偿浙江小智电器科技有限公司经济损失及合理支出人民币25万元,佛山市易豆科技有限公司赔偿浙江小智电器科技有限公司合理支出人民币1.5万元。
二审:撤销一审判决,驳回浙江小智电器科技有限公司的全部诉讼请求。
涉案法条 《中华人民共和国专利法》第六十二条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款
 
案件概要

浙江小智电器科技有限公司(简称“小智公司”)是名称为“泡制装置及其泡制物容器升降结构”的实用新型专利(专利号ZL201320602436.9,简称“涉案专利”)的专利权人。专利申请日为2013年9月27日,授权公告日为2014年3月26日。

2018年12月27日、2019年7月17日,国家知识产权局针对案外人就涉案专利权先后两次提出的无效宣告请求,分别作出第37945号、第41021号《无效宣告请求审查决定书》,宣告维持涉案专利权有效。

涉案专利权利要求1记载的技术方案内容如下:1.一种泡制物容器升降结构,用在泡制装置中,其特征在于,所述泡制物容器升降结构包括:盖体,安置于所述泡制装置的顶部开口中;提钮,设置于所述盖体的上表面侧;泡制物容器,用于容置泡制物,设置于所述盖体的下表面侧;升降轴,设置为穿过所述盖体,并且所述升降轴的一端固定于所述泡制物容器,所述升降轴的另一端固定于所述提钮;以及卡夹组件,设置在所述盖体中,所述卡夹组件的一端固定到所述盖体上,另一端沿径向弹性压靠在所述升降轴上,使得所述升降轴能够在施加外力的情况下滑动,并在释放外力的情况下保持定位。

2018年,小智公司发现佛山市顺德区华申电器制造有限公司(简称“华申公司”)所生产的电热水壶产品涉嫌侵犯涉案专利的专利权,并对佛山市易豆科技有限公司(简称“易豆公司”)网店所销售的华申公司涉嫌侵权产品进行了公证购买。随后,小智公司向广州知识产权法院(简称“一审法院”)提起诉讼,要求华申公司立即停止制造、销售、许诺销售涉嫌侵权产品,易豆公司立即停止销售、许诺销售涉嫌侵权产品,两被告销毁所有涉嫌侵权产品的库存以及专用制造设备,并连带赔偿原告经济损失以及合理支出人民币150万元。一审阶段,华申公司提出现有设计抗辩,其提交了专利号为ZL201220535928.6的中国实用新型专利作为对比文献。该专利权利要求1记载:“……所述轴保持件固定在所述盖体中,并以过盈配合的方式套设在所述升降轴上,使得所述升降轴能够在施加外力的情况下滑动,并在释放外力的情况下保持定位。”

一审法院经当庭比对,各当事人对涉嫌侵权产品实施了与涉案专利权利要求1记载的必要技术特征相同的技术特征的事实无争议。关于现有技术对比,一审法院认为,被诉侵权产品的卡夹组件与现有技术描述的“轴保持件”虽然最终都是通过升降轴在施加外力的情况下滑动,并在释放外力的情况下保持定位,但被诉侵权产品实现该技术效果的前提手段是卡夹组件的一端(另一端固定在盖体上)沿径向弹性压靠在升降轴上,而现有技术相应的技术手段是“轴保持件”以过盈配合的方式套设在升降轴上。两者的相应技术特征不相同也不等同。被诉侵权产品的卡夹组件的相关技术特征在现有技术中没有得到全部披露,因此现有技术抗辩不能成立。易豆公司虽许诺销售和销售了侵权产品,但无证据显示其明知产品侵权仍予以许诺销售和销售或实施了其他帮助侵权行为,其销售的涉案侵权产品有合法来源。

据此,一审法院判决华申公司、易豆公司立即停止侵权,华申公司赔偿小智公司经济损失及合理支出人民币25万元,易豆公司赔偿小智公司合理支出人民币1.5万元。华申公司、易豆公司不服,上诉至最高人民法院。二审期间,华申公司、易豆公司提交美国US1984047A号专利公开文本(以下称为047A专利)及翻译件证据,继续主张现有技术抗辩。

最高人民法院认为,各方当事人均认可,被诉侵权技术方案中提钮和泡制物容器的设置位置与047A专利一致,分别为盖体上表面侧和盖体下表面侧,已被现有技术公开。因此,本案的现有技术抗辩判断的焦点在于被诉侵权技术方案的以下技术特征是否与047A专利方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异。

被诉侵权技术方案的盖体的安放位置与047A专利相比,前者在容器的顶部开口中,后者在容器的顶部开口上,二者并无实质性差异。

被诉侵权技术方案的升降轴设置结构与现有技术相比,二者相同,均是穿过盖体,连接提钮与泡制物容器(现有技术中的旋转器可容置咖啡,相当于泡制物容器)。

被诉侵权技术方案的卡夹组件结构特征与047A专利相比,1.二者的卡夹组件结构均位于盖体内部;2.被诉侵权技术方案的弹簧、弹珠式卡夹结构与现有技术的弹片、突起式卡夹结构并无实质性差异,属于能够直接替换的惯用手段,所属领域技术人员能够根据需要选用不同的弹性元件及其对应的结构。3. 被诉侵权技术方案的升降轴能够在施加外力的情况下滑动,并在释放外力的情况下保持定位,这是由于弹簧、弹珠在盖体和升降轴之间产生的压力所带来的摩擦力大于对应的重力所致。虽然047A专利未明确记载其弹片在调节位置之外能否实现升降轴的固定,但所属领域技术人员很清楚,在选择合适弹性的弹片以及合适摩擦系数的接触面的情况下,完全能够实现摩擦力大于对应的重力。因此,在二者的卡夹组件结构并无实质性差异的情况下,被诉侵权技术方案升降轴“保持定位”的功能与047A专利同样无实质性差异。

据此,被诉侵权技术方案落入专利权保护范围的全部技术特征,与047A专利方案中的相应技术特征均相同或者无实质性差异,华申公司、易豆公司现有技术抗辩成立,不构成侵犯专利权。最高人民法院遂撤销一审判决,驳回小智公司的全部诉讼请求。
 
魏所解读

本案入选了《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2020)》以及《最高人民法院知识产权案件年度报告(2020)》,本案主要争议焦点在于现有技术抗辩中“无实质性差异”的判断。

众所周知,在中国,专利侵权纠纷中,法院并不会对专利的有效性进行判断,被控侵权方无法在诉讼中以专利应被现有技术无效作为抗辩理由,但可以主张现有技术(设计)抗辩。实务中,直接在侵权诉讼中主张现有技术抗辩,与应对侵权诉讼的同时向国家知识产权局提起专利无效宣告请求相比,成本较低,因此也成为很多被控侵权人的选择。而由于实用新型专利不进行实质审查,授权门槛相对较低,技术方案大都较为简单,被控侵权方找到现有技术的可能性也较大。

关于现有技术抗辩的成立标准,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14条第1款规定,“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。”

此处的判断标准一方面要求被诉侵权人主张现有技术或现有设计抗辩所能援引的技术方案或设计限定为一个,即适用专利新颖性判断的单独对比原则。另一方面,“属于现有技术”的情形包括相应技术特征相同或者无实质性差异两种情况。

对于“无实质性差异”的理解,本案中,最高人民法院指出,被诉侵权技术方案的某一技术特征,与一项现有技术方案中相应的技术特征对比,若二者存在区别,但该区别仅是本领域中可直接置换的惯用手段,则属于二者无实质性差异的情形。其中,“可直接置换的惯用手段”概念也与《专利审查指南》第二部分第三章3.2.3节之规定相吻合,即“如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换,则该发明或者实用新型不具备新颖性。”因此,如果从本领域技术人员的角度考量,即便存在一定结构差异,但属于能够直接置换的惯用手段(例如弹簧、弹珠式卡夹结构与弹片、突起式卡夹结构),仍然会被归为“无实质性差异”的范畴。