裁判要旨

“在先权利”包括在先商号权。商号所有人主张享有在先商号权，应当证明其在诉争商标申请注册之日前通过主动使用商号使之具有了一定的市场知名度并为相关公众所知悉。

商标法关于“其他不正当手段取得注册”的规定对能否适用或者参照适用于“未注册商标”未予明确。商标行政机关认定处于异议复审阶段的诉争商标未违反商标法该项规定，并无不当。
 
案件信息

 
案件概要

第8894660号“KOHL’S”商标（简称“诉争商标”）于2010年11月29日由上海一领服饰有限公司（简称“一领公司”）向商标局提出注册申请，指定使用在第25类雨衣、手套(服装)等商品上。科尔士公司在法定期限内提出异议。2013年5月21日，商标局作出第[2013]商标异字第14744号商标异议裁定（简称“第14744号裁定”），裁定诉争商标予以核准注册。科尔士公司不服，申请异议复审。后商标评审委员会作出商评字[2014]第51602号《关于第8894660号“KOHL’S”商标异议复审裁定书》（简称“被诉裁定”），认定在案证据不能证明诉争商标损害了科尔士公司的在先商号权，亦不能证明诉争商标的注册构成以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标，诉争商标予以核准注册。

第8894660号商标示意图
 

 

科尔士公司不服被诉裁定，向北京市第一中级人民法院（简称“一审法院”）提起诉讼。异议复审阶段，科尔士公司提交了一领公司为申请人的34件商标作为证据；一审阶段，科尔士公司又提交了公司简介、科尔士公司“KOHL’S”商标及商号的宣传证据、相关判决和裁定等资料。一审庭审中，科尔士公司明确表示没有相关证据证明其商号或在先使用的商标在中国大陆具有一定知名度或具有一定影响。

一审法院认为，“在先权利”包括商号权，但认定诉争商标损害他人的在先商号权，应以该商号使用于与诉争商标指定使用商品相同或类似商品上，且在中国大陆相关公众中具有一定知名度为必要条件。“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形，亦应以他人商标在诉争商标申请日前在先使用于与诉争商标指定使用商品相同或类似商品上，且已经在中国大陆具有一定影响为必要条件。本案中，一领公司除申请注册诉争商标以外，还模仿申请注册了大量的知名商标，如“敬霸”“阿拉特步ALATEBU”“阿迪发adifa”等商标，亦包括多枚“KOHL’S”商标。但是，根据知识产权保护的地域性原则，科尔士公司主张其商标权利应以其在中国大陆具有相应的利益为基础。科尔士公司未举证证明其商标在中国大陆地区经过使用并具有一定的知名度，因此对其主张不予支持。

据此，一审法院驳回科尔士公司的诉讼请求。科尔士公司不服，上诉至北京市高级人民法院（简称“二审法院”）。二审过程中，科尔士公司明确表示其未在诉争商标申请注册日之前在中国大陆地区主动使用过“KOHL’S”商标或商号，其所提交的商标使用证据均为第三方媒体对该境外商标的客观报道。

二审法院认为，科尔士公司提交的商标或商号知名度证据，均为第三方媒体对该境外商标、商号的客观报道，不是科尔士公司宣传使用其商标或商号的证据。科尔士公司并未提交证据证明诉争商标的申请注册采用了欺骗手段或者其他不正当手段，违反了我国的公序良俗，扰乱了我国的商标注册管理秩序。虽然一领公司以复制、摹仿的手段注册了若干与他人知名的在先注册商标近似的商标，如“敬霸”“阿拉特步ALATEBU”“阿迪发adifa”等，但是，科尔士公司在中国大陆地区并不存在在先的商标权，因此，一领公司注册诉争商标的行为与注册前述“敬霸”等商标的行为，在性质上并不相同，无法一体评价。

据此，二审法院驳回上诉，维持一审判决。科尔士公司不服，向最高人民法院申请再审。

最高人民法院认为，商号所有人主张享有在先商号权，应当证明其在诉争商标申请注册之日前通过主动使用商号使之具有了一定的市场知名度并为相关公众所知悉。科尔士公司在一审期间明确表示没有证据证明其商号在中国大陆地区具有一定知名度或具有一定影响力，在二审期间明确表示未在诉争商标申请注册日之前在中国大陆地区主动使用过“KOHL’S”商号，其补充提交的相关证据均为第三方媒体对该境外商号的客观报道，因此一审、二审认定科尔士公司未主动在中国大陆地区宣传使用其商号，不享有在先商号权，并无不当。

关于诉争商标是否构成“以其他不正当手段取得注册”的情形，2001年《商标法》第41条第1款明确规定其适用于“已经注册的商标”，对于是否能够适用或者参照适用于“未注册商标”并未作出规定。本案诉争商标尚处于异议复审阶段，属于“未注册商标”，国家知识产权局认定诉争商标未违反2001年《商标法》第41条第1款规定，适用法律正确。二审法院充分考量了科尔士公司在中国大陆地区并不存在在先权利等情形，支持国家知识产权局和一审法院认定，认为诉争商标申请注册未构成2001年《商标法》第41条第1款规定的情形，不属于事实认定和适用法律错误。

据此，最高人民法院维持了二审判决。不过，2021年12月，诉争商标已因他人提起三年不使用撤销程序而被公告撤销。
 
魏所解读

本案入选了《最高人民法院知识产权案件年度报告（2020）》，再审的主要争议焦点涉及诉争商标的申请注册是否侵害了科尔士公司的在先商号权以及二审法院认定诉争商标的申请注册未构成2001年商标法第四十一条第一款规定情形是否属于事实认定和法律适用错误。

2001年《商标法》第41条第1款规定，“已经注册的商标，违反本法第10条、第11条、第12条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标，其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。”现行《商标法》第44条第1款相应的规定为，“已经注册的商标，违反本法第4条、第10条、第11条、第12条、第19条第4款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”虽然该条款明确适用于“已经注册的商标”的无效案件，但考虑到商标注册流程的连续性、行政成本及行政效率性，而且商标法的立法本意是更有效制止不诚信、不正当的商标注册申请行为，此前的一些异议案件中也会引用该条款，将其作为不予核准诉争商标注册的法律依据。本案中一审和二审法院认为未构成对该条款的违反也并非是因为诉争商标尚未注册，而是基于科尔士公司未在中国取得在先合法权益。

在《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》17.2中指出，商标法第44 第1款规定的“以其他不正当手段取得注册”，适用对象既包括已经注册的商标，也包括申请注册的商标。实务中的适用理由是，如果对申请中商标不能适用该条款，那么对于以“其他不正当手段”申请注册的商标就只能先放任注册，再事后补救，这将违背立法本意。

最高人民法院在本案中的认定则是出于依法行政的理念，认为将第四十一条第一款适用于“未注册商标”的主张违背了法律规定本义，于法无据。

不过，在现行《商标法》第4条能够对“商标囤积”行为进行打击的情况之下，可以预见的是，需要引用第44条第1款“以其他不正当手段取得注册”来对被异议商标不予核准注册的情形应该也会逐渐减少。
 
裁判文书链接：
二审：
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=2da4c106cfd34b759f1e54a7f84925ed
再审：
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=143a6fa7a50341adbcccacfb00d0daf9