裁判要旨

恶意提起知识产权诉讼是指行为人明知自己提起知识产权诉讼无事实或者法律依据,仍以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的,故意针对他人提起知识产权诉讼,造成他人损害的行为。行为人提起知识产权诉讼无事实或者法律依据。常常表现为行为人没有知识产权权利或者行为人虽然享有形式上“合法”的知识产权,但因该知识产权系恶意取得等多种原因而不具有实质上的正当性。

行为人的恶意表现为两个方面:(1)认识因素。即行为人提起知识产权诉讼时,要明知其提起知识产权诉讼无事实或者法律依据。在行为人恶意取得知识产权的情况下,尤其要明知其取得知识产权不具有实质上的正当性。(2)目的因素。即行为人提起知识产权诉讼要以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的。判断行为人恶意的时间节点是行为人提起知识产权诉讼时。在行为人恶意取得知识产权的情况下,其取得知识产权时的恶意,自然可以作为认定其提起诉讼时具有恶意的依据。这是因为行为人明知其获得知识产权不具有实质上的正当性,而有意提起诉讼,损害他人合法权益或者获取非法利益,其提起诉讼时主观上必然是恶意的。因此,如果行为人在恶意取得知识产权后,以损害他人合法权益或者获取非法利益为目的,提起知识产权诉讼,就可以直接判定行为人在提起诉讼时具有恶意。
 
案件信息
 
审级、法院、案号、裁判日期
 
一审:江苏省无锡市中级人民法院(2016)苏02民初71号
二审:江苏省高级人民法院(2017)苏民终1874号
裁判日期:2018年9月28日
再审:最高人民法院(2019)最高法民申366号
裁判日期:2019年12月12日
案由 恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷
当事人 江苏中讯数码电子有限公司:一审原告、二审被上诉人、再审被申请人
山东比特智能科技股份有限公司:一审被告、二审上诉人、再审申请人
裁判结果 一审:山东比特智能科技股份有限公司赔偿江苏中讯数码电子有限公司经济损失及合理开支100万元,并公开发布道歉声明。
二审:驳回上诉,维持原判。
再审:驳回山东比特智能科技股份有限公司的再审申请。
涉案法条 《中华人民共和国侵权责任法(2009)》第六条
 
案件概要

江苏中讯数码电子有限公司(以下简称中讯公司)是美国美爵信达有限公司“TELEMATRIX”品牌的酒店电话机在中国的代工生产商,山东比特智能科技股份有限公司(以下简称比特公司)也曾是美国美爵信达公司在中国的代工生产商。

2004年11月12日,兖矿集团山东比特电子公司申请注册第4359350号TELEMATRIX商标(简称涉案商标),核定使用商品为第9类电话机等。2007年5月28日,该商标获得注册,后商标权人名义变更为比特公司。

2008年1月,比特公司向中讯公司发出律师函,称中讯公司生产、销售的TELEMATRIX品牌电话机产品涉嫌侵犯比特公司商标权,要求中讯公司撤销所有相关广告和宣传,并停止其他一切相关的生产、销售、进出口行为。2008年3月,中讯公司向江苏省无锡市中级人民法院(简称一审法院)提起确认不侵权之诉,比特公司向山东省日照市中级人民法院提起商标侵权诉讼,2008年11月,该案被移送至一审法院合并审理(以下简称第57号诉讼)。在庭审中,比特公司要求中讯公司赔偿经济损失612万元。后比特公司以需要新证据为由,申请撤诉,2009年10月30日,一审法院作出裁定,裁定准许中讯公司、比特公司各自撤回起诉。

2008年8月,比特公司向工商部门投诉,要求对中讯公司商标权侵权行为进行查处。2010年8月至12月,比特公司分别起诉北京美爵信达公司与美国美爵信达公司另一代工商山东日照立德电子科技有限公司(以下简称立德公司),称北京美爵信达公司与立德公司擅自将TELEMATRIX作为商号和电话机名称在宣传及销售活动中使用,侵害了涉案商标的商标权,要求其停止侵权,赔偿损失。

2010年9月6日,北京美爵信达公司向国家工商行政管理总局商标评审委员会提出申请,请求撤销比特公司TELEMATRIX商标。2013年7月22日,商标评审委员会作出商评[2013]第23303号关于第4359350号TELEMATRIX商标争议裁定书(以下简称第23303号裁定书),认定涉案商标构成 “以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之情形,并宣告涉案商标无效。比特公司不服第23303号裁定书,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。该案历经一审、二审,第23303号裁定书结论被维持。比特公司还向最高人民法院申请再审,最高人民法院于2014年12月15日作出(2014)知行字第93号行政裁定书(以下简称第93号裁定),裁定驳回比特公司的再审申请。

2016年4月,中讯公司向一审法院起诉比特公司,主张比特公司此前向中讯公司提起商标侵权诉讼的行为构成恶意诉讼,要求比特公司赔偿中讯公司经济损失612万元以及合理支出10万元,并在全国性媒体上消除影响。

一审法院认为,结合涉案商标在商标行政程序因构成“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形而被最终撤销的事实,比特公司在提起第57号诉讼时不具备合法的权利基础。比特公司在其网站中也明确记载TELEMATRIX为国际知名酒店电话品牌,从而可以证明其在明知TELEMATRIX为他人在先使用的知名商标的情况下将该文字注册为商标,其申请注册行为有违诚信,具有显而易见的恶意。比特公司在恶意获得商标注册后,以商标权人的身份威胁中讯公司停止生产、销售相应产品,并最终提起侵权诉讼,试图以此方式迫使中讯公司不再接受相关委托,停止代工生产行为,从而达到控制TELEMATRIX商标商品在国内市场的生产、销售并据此获取非法利益的目的。因此,比特公司提起第57号诉讼的实质目的在于损害中讯公司的合法权益,系恶意行使商标权的权利滥用行为,与其恶意注册商标行为一样,不具备正当性。据此,一审法院判决比特公司赔偿中讯公司经济损失及合理开支100万元并公开发布道歉声明消除影响

比特公司不服一审判决,向江苏省高级人民法院(简称二审法院)上诉。二审过程中,比特公司提交了比特公司与立德公司另案诉讼((2016)鲁民终2271号)的相关判决,该判决记载,尽管比特公司注册的商标被撤销,但不足以认定比特公司2010年12月起诉立德公司的行为构成恶意提起知识产权诉讼。而中讯公司提交了比特公司与北京美爵信达公司另案诉讼((2015)朝民(知)初字第22620号)的相关判决,该判决认定比特公司2010年8月对北京美爵信达公司提起商标侵权诉讼的行为构成恶意知识产权诉讼,法院一审判令比特公司赔偿北京美爵信达公司经济损失500万元。

二审法院认为,综合相关证据可知,比特公司提起第57号诉讼不具有实质上正当的权利基础,比特公司在申请注册涉案商标时,已经明知TELEMATRIX商标系他人已经使用并有一定影响的商标,应当预知其以不正当手段抢注TELEMATRIX商标属于可被依法撤销的情形。比特公司申请注册TELEMATRIX商标后,一直明知该商标系其抢注他人在先使用并有一定影响的商标,TELEMATRIX商标权应当由该商标在先使用并逐步积淀商誉的主体享有,其实质上不应当享有TELEMATRIX商标权。同时,由于中讯公司、比特公司同是酒店电话产品的专业生产商,两公司存在竞争关系。比特公司起诉要求中讯公司停止生产、销售、宣传TELEMATRIX商标产品,其目的显然是排挤竞争对手中讯公司,以垄断TELEMATRIX商标相关产品在国内的生产销售,损害中讯公司合法权益,获取非法利益。因此,比特公司在明知TELEMATRIX商标系抢注他人在先使用并有一定影响的商标情况下,以损害中讯公司合法权益和获取非法利益为目的,提起第57号诉讼,符合恶意提起知识产权诉讼的构成要件,已构成恶意诉讼。二审据此驳回上诉,维持原判

比特公司不服,向最高人民法院申请再审。再审过程中,比特公司与北京美爵信达公司另案诉讼二审完结((2017)京73民终2052号),北京知识产权法院驳回比特公司的上诉,维持一审判决。

最高人民法院认为,作为同行业经营者,比特公司应对其从事的行业有一定了解,包括合作对象的产品、品牌等。美国美爵信达公司的TELEMATRIX电话机产品自2002年进入中国,比特公司认可其在酒店电话机商品上的知名度,且该商标具有一定独创性,因此涉案商标的注册难谓巧合。在权利取得之初,比特公司对于其权利基础的正当性即应当具备相应的认识能力。

民事诉讼是知识产权人维护自身权益的重要途径,法院应当依法保障知识产权人在其权利范围内获得充分和严格的保护。但民事行为的实施、民事诉讼程序的启动,同样应当遵循诚实信用、禁止权利滥用的原则。比特公司在提起第57号诉讼之前,即在其网站上宣传“作为国际上与德利达、TELEMATRIX齐名的三大酒店电话机品牌之一,比特在产品和服务上一直追求领先”,却先后对美国美爵信达公司及其代工企业提起侵害商标权之诉,难以认定比特公司是以依法维权为目的、正当行使其诉讼权利的行为。

最终,最高人民法院驳回比特公司的再审申请
 
魏所解读

本案入选了《最高人民法院知识产权案件年度报告(2019)》,本案的一审、二审也曾入选“2018年江苏法院知识产权司法保护十大案例”。本案情节复杂,案件整体持续周期较长,涉及了商标抢注、恶意维权等多个角度。

本案审理过程整体受到了最高人民法院于2017年3月9日发布的指导案例82号((2014)民提字第24号)“歌力思”案的影响。在“歌力思”案中,最高人民法院明确指出,诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则。民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。任何违背法律目的和精神,以损害他人正当权益为目的,恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用,其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。

本案中,对于比特公司是否具有主观恶意,最高人民法院认为应当考虑当事人的权利基础及其对该种权利基础的认识能力、当事人提起侵权诉讼的目的等因素。比特公司在明知其不应当享有TELEMATRIX商标权的情况下,恶意抢注该商标,其后又对他人恶意提起诉讼,主观恶意十分明显。比特公司的恶意诉讼行为不但给中讯公司造成了较大的损失,而且对全社会的诚信价值体系以及诚实信用的诉讼体系造成冲击和负面影响,对此种行为应当给予相应的惩戒。如此,才能防止此类恶意抢注和恶意诉讼行为的再度发生。

关于恶意诉讼的判断要件,本案中,法院在本案中主要通过三个角度进行了考量:1、是否具备合法的权利基础;2、是否以损害他人合法权益或意图取得不正当的竞争优势为目的;3、是否造成了经济损失或竞争优势的削弱。这也与 “QQ企鹅”案((2019)粤民终407号)中提及的恶意诉讼构成要件基本一致。

另,2020年修改的专利法中也新增加了针对权利滥用行为的条款,即第二十条。随着指导案例的推出以及类似案件的审判规则逐渐完备,权利抢注人及权利滥用行为必然会受到更严厉的制裁。
 
裁判文书链接:

一审:
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=73993a768f3049c8b959a9c70105a7e0
二审:
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=cf6bfcd6e52d42ae8846a9c0017b0c4e
再审
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=49bbbb31e86d40f894afab9200c377e6