裁判要旨

专利权是经国家行政审查后授予的有期限的知识产权,其在权利保护期内有效存续需要专利权人持续交纳专利年费、不主动放弃等。当事人无论基于何种原因对专利申请权、专利权权属发生争议时,基于诚实信用原则,登记的专利权人通常应当负有使已经获得授权的专利权维持有效的善良管理责任,包括持续交纳专利年费等,因为专利权一旦终止失效,专利技术通常情况下即会进入公有领域,从而使专利技术所有人丧失市场独占利益,损害到专利技术所有人的合法权益。登记的专利权人未尽到该善良管理责任,给专利技术所有人造成损失的,应当负有赔偿责任。在登记的专利权人不是专利技术所有人的情况下,如登记的专利权人故意不缴纳专利年费导致专利权终止失效而给专利技术所有人造成经济损失,那么该损失实际上是与该专利技术有关的财产损失。
 
案件信息

审级、法院、案号、裁判日期
 
一审:广州知识产权法院(2016)粤73民初803号
裁判日期:2019年7月12日
二审:最高人民法院(2019)最高法知民终424号
裁判日期:2020年4月1日
案由 (专利权)财产损害赔偿纠纷
当事人 广州德港水产设备科技有限公司:一审原告、二审被上诉人
中国水产科学研究院南海水产研究所:一审被告、二审上诉人
广州宇景水产科技有限公司:一审被告、二审上诉人
广州创领水产科技有限公司:一审被告
姜汉平:一审被告
李纯厚:一审被告
颉晓勇:一审被告
裁判结果 一审:中国水产科学研究院南海水产研究所、广州宇景水产科技有限公司赔偿广州德港水产设备科技有限公司经济损失及合理支出共人民币50万元。
二审:驳回上诉,维持原判。
涉案法条 《中华人民共和国侵权责任法(2009,现已失效)》第六条第一款、第十九条、第二十六条

案件概要

2009年9月28日申请的名为“一种多功能循环水处理设备”的发明专利(申请号为ZL200910192778.6,以下称“涉案专利”)于2012年5月30日获得授权,专利权人为中国水产科学研究院南海水产研究所(简称“南海水产研究所”)、广州宇景水产科技有限公司(简称“宇景公司”),发明人为姜汉平、李纯厚、颉晓勇。涉案专利因未及时缴费而于2012年9月28日终止。涉案专利涉及养殖水循环处理工艺领域,主要应用于高位池养虾、养鱼,也可适用于海水和淡水工厂化循环水养成和育苗,水产养殖原水处理、海洋馆和水族馆循环水处理等。

发明人之一姜汉平于2008年3月入职广州德港水产设备科技有限公司(简称“德港公司”),任职部门为生产技术部,职务为工程师,承担的工作任务为产品研发。任职期间参与了多个项目生产设备、零件加工的工艺设计,设计制图的审核,工程图纸的设计与绘制等。其在南海水产研究所与德港公司合作的项目“海水鱼工厂化循环水养殖设施工艺及养殖技术研究”中担任工程师,并参与了相应养殖水循环系统的构建。2009年3月,姜汉平离职。

2009年6月,宇景公司成立,实际经营的业务与德港公司实际经营的业务基本相同。姜汉平及德港公司前员工苏昌伟、胡德蓉、苏松清等人均担任宇景公司股东。宇景公司成立后,南海水产研究所单方面解除与德港公司的业务合作,成为宇景公司的合作单位。

针对涉案专利的权利归属,德港公司于2010年向广州市中级人民法院提起诉讼((2010)穗中法民三初字第118号),要求确认涉案专利的专利申请权归德港公司所有,并要求宇景公司、南海水产研究所、姜汉平共同支付德港公司合理支出人民币5万元。广州市中级人民法院认为德港公司提供的证据不能证明先于姜汉平等人独立设计涉案专利图纸,且德港公司所述技术与涉案专利不同,故判决驳回德港公司的全部诉讼请求,该判决已生效。

后德港公司于2011年再次就涉案专利的申请权向广州市中级人民法院提起诉讼((2011)穗中法民三初字第465号),要求确认涉案专利的专利申请权归德港公司所有,并要求宇景公司、南海水产研究所、姜汉平、李纯厚、颉晓勇共同支付德港公司合理支出人民币5万元。理由为,涉案专利属于姜汉平离职一年内的职务发明创造,申请专利的权利属于德港公司。广州市中级人民法院经审理认为,德港公司在前案((2010)穗中法民三初字第118号)当中举证的证明内容为姜汉平没有研发能力,本案中的主张则是涉案专利由姜汉平发明,但该创造属于职务发明,两案主张的事实前后矛盾且未作出合理解释,应当对在两案当中主张完全矛盾的事实承担不利后果,故判决驳回德港公司的全部诉讼请求。德港公司不服,上诉至广东省高级人民法院((2014)粤高法民三终字第31号)。广东省高级人民法院审理认为,涉案专利的发明人系姜汉平,且该发明系姜汉平的职务发明,针对该案专利涉及的发明创造申请专利的权利应当属于姜汉平当时所属单位德港公司。但是专利申请权仅存在于专利申请程序中,当专利申请程序终结,所述专利申请权即告终止,任何人都不得在专利申请被授予专利权或者被驳回后再主张该专利申请的专利申请权。广东省高级人民法院依法对此释明后,德港公司仍坚持请求将涉案专利的专利申请权判归其所有,故广东省高级人民法院判决驳回上诉,维持原判。

德港公司于2016年起诉宇景公司、南海水产研究所、广州创领水产科技有限公司(简称“创领公司”)、姜汉平、李纯厚、颉晓勇至广州知识产权法院(简称“一审法院”),以不缴纳专利费用导致专利权无效,损害其合法权益为由,要求其共同支付德港公司经济损失及合理维权费用共计人民币150万元。

一审法院审理认为,姜汉平在德港公司工作期间的工作岗位为工程师,负责产品的研发,其从事的工作又与涉案专利有关,且涉案专利系姜汉平离开德港公司一年内做出的,故应认定该发明创造为姜汉平的职务发明,其涉及的申请专利的权利以及专利权应当属于姜汉平当时所属单位德港公司。南海水产研究所、宇景公司是缴纳专利年费的义务人,其未缴纳涉案专利年费时,(2011)穗中法民三初字第465号案件仍在审理中,涉案专利技术存在被认定为职务发明的可能性。基于诚实信用原则,南海水产研究所、宇景公司负有维持涉案专利有效的善良管理的职责,包括缴纳涉案专利年费,或者在不同意继续缴纳涉案专利年费时及时告知德港公司、审理法院。南海水产研究所、宇景公司既未按时缴纳涉案专利年费,也未将不缴纳涉案专利年费致使涉案专利终止的情况及时告知德港公司、审理法院,故南海水产研究所、宇景公司具有过错,并最终导致涉案专利终止,侵犯了德港公司应享有的涉案专利技术的相关权益。

据此,一审法院基于涉案专利的种类、南海水产研究所与宇景公司的过错、涉案专利的实施情况等因素,判决南海水产研究所、宇景公司赔偿德港公司经济损失及合理支出共人民币50万元

南海水产研究所、宇景公司上诉至最高人民法院。最高人民法院认为,在2010年、2011年德港公司已经两次以专利申请权权属纠纷为由起诉南海水产研究所、宇景公司,尤其是德港公司主张涉案发明是职务发明的第二次诉讼正在进行的情况下,作为登记的专利权人,南海水产研究所、宇景公司应当负有在涉案专利授权以后维持其持续有效的善良管理责任,包括持续缴纳专利年费,以避免可能给德港公司造成损害。但南海水产研究所、宇景公司却未缴纳专利年费,导致涉案专利权于2012年9月28日被终止失效,侵害了德港公司的合法权益,其显然未尽到善良管理责任,违背了诚实信用原则。姜汉平曾是德港公司员工,其作为登记的发明人之一,应当清楚该职务发明的专利申请权、专利权应该归属于德港公司。南海水产研究所、宇景公司对于涉案发明不归属于其自身是明知的,其不缴纳专利年费具有使涉案专利权终止失效从而损害德港公司合法权益的故意,主观过错明显。不缴纳专利年费导致涉案专利权终止失效,使涉案专利技术失去了专利权的保护,最终损害的不是南海水产研究所、宇景公司的权利,而是德港公司的合法利益,并且也导致了德港公司丧失了基于涉案专利技术的市场独占利益。

据此,最高人民法院驳回上诉,维持一审判决。
 
魏所解读

本案入选了《最高人民法院知识产权案件年度报告(2020)》以及《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2020)》,本案新颖之处在于案由既不是侵权诉讼,也不是确权诉讼,争议焦点主要在于专利权权属争议期间不履行善良管理义务的损害赔偿责任。

如果从2010年德港公司提起专利申请权确权诉讼开始计算,该系列案件持续达十年之久。德港公司在前两次诉讼主张专利申请权均告失败,且涉案专利已因未及时缴费而时效的情况下,坚持主张自身权利,最终获得了法院的认可。认定时主要考虑到诚实信用原则。

诚实信用原则是民法的基本原则,它要求民事主体在民事活动中恪守诺言,诚实不欺,在不损害他人利益和社会利益的前提下追求自己的利益,从而在当事人之间的利益关系和当事人与社会之间的利益关系中实现平衡,并维持市场道德秩序。专利权是经国家行政审查后授予的有期限的知识产权,其在权利保护期内有效存续需要专利权人持续交纳专利年费、不主动放弃等。当事人无论基于何种原因对专利申请权、专利权权属发生争议时,基于诚实信用原则,登记的专利权人通常应当负有使已经获得授权的专利权维持有效的善良管理责任,包括持续交纳专利年费等,因为专利权一旦终止失效,专利技术通常情况下即会进入公有领域,从而使专利技术所有人丧失市场独占利益,损害到专利技术所有人的合法权益。专利申请人或者登记的专利权人无正当理由未尽善良管理义务,致使权利终止或者丧失,损害真正权利人合法权益的,构成对他人财产权的侵害,应当承担赔偿经济损失的民事责任。

需要注意的是,当事人因不可抗拒的事由而延误专利法或者本细则规定的期限或者国务院专利行政部门制定的期限,导致其权利丧失的,自障碍消除之日起2个月内,最迟自期限届满之日起2年内,可以向国务院专利行政部门请求恢复权利。因此,如果真正的权利人在涉案专利因未缴费失效之日起2年内得知该情况并有权属证明相关证据的话,作为补救措施,可以通过提交恢复权利请求书等文件的形式请求恢复权利。
 
裁判文书链接:

一审:
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=21e60f643cba42ada825aaa0009e9714

二审:
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=9d90dbe3609e4a0985bfabb900c3adb6