裁判要旨

技术秘密权利人以侵害技术秘密作为请求权基础,主张有关专利申请权或者专利权归其所有的,应当审查专利文件是否披露了或者专利技术方案是否使用了该技术秘密,以及技术秘密是否构成专利技术方案的实质性内容。如果技术秘密确为专利文件所披露或者专利技术方案所使用,且其构成专利技术方案的实质性内容,则技术秘密权利人对有关专利申请或者专利享有相应权利。
 
案件信息
 
审级、法院、案号、裁判日期
 
一审:石家庄市中级人民法院(2018)冀01民初1021号
裁判日期:2019年10月31日
二审:最高人民法院(2020)最高法知民终871号
裁判日期:2020年12月16日
案由 专利权权属纠纷
当事人 天津青松华药医药有限公司:一审原告、二审上诉人
华北制药河北华民药业有限责任公司:一审被告、二审被上诉人
裁判结果 一审:驳回天津青松华药医药有限公司的诉讼请求。
二审:涉案专利由天津青松华药医药有限公司、华北制药河北华民药业有限责任公司共同共有。
涉案法条 《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条
 
案件概要

2013年8月8日,天津青松华药医药有限公司(简称“青松公司”)与韩国东都物产株式会社(简称“东都物产”)签署《技术转移及保密、销售协议》,约定东都物产将包括生产氟氧头孢钠制剂等产品的秘密技术信息独占许可给青松公司生产相应产品。2018年6月,青松公司与东都物产签订技术转让合同,氟氧头孢钠相关技术的所有权转让至青松公司。

2013年11月16日,青松公司与华北制药河北华民药业有限责任公司(简称“华民公司”)签订《委托加工生产协议》,约定青松公司将其所拥有的氟氧头孢钠制剂相关全套专有技术提供给华民公司,华民公司受托生产氟氧头孢钠等产品,并且约定了保密义务与违约责任。

2014年9月30日,华民公司申请 名为“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”的发明专利权(专利号ZL201410517486.6,简称“涉案专利”),2016年9月28日获得授权。

该专利权利要求书记载:1.一种氟氧头孢钠制备工艺,其特征是,包括以下操作:a)成酸反应:以氟氧头孢中间体为基础进行成酸反应,得含有氟氧头孢酸的反应液;所述氟氧头孢中间体化学名称为(6R,7R)-3-氯-7-(2-((二氟甲基)硫基)乙酰胺基)-7-甲氧基-8-氧代-5-氧杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-(二苯甲基)羧酸酯;b)水洗、萃取、无菌过滤:-10~25℃条件下,在所得反应液中同时加入有机溶媒和碱液,调节pH=4~8,充分震荡使氟氧头孢酸萃取到水相中,然后静置分层,回收水相;在回收的水相中加入有机溶媒和酸液,调节pH=0~3,充分震荡使氟氧头孢酸萃取到有机相中,回收有机相;将回收的有机相脱色、除水并无菌过滤,得无菌滤液;c)溶析结晶:-10~25℃条件下,在所得无菌滤液中投入晶种并同时滴加成盐剂和溶析剂A,待开始出晶后,停止加入成盐剂和溶析剂A,养晶1.5-2.5小时,再将剩余成盐剂和溶析剂A滴加完成,养晶3.5-4.5小时;所述成盐剂的投料量以其所含钠离子与所述无菌滤液中氟氧头孢酸的摩尔比为1.0-4.5∶1为基准;所述溶析剂A用量为所述氟氧头孢酸理论生成质量的1-15倍,其由丁酮与二氯甲烷按体积比15∶0.5-2混合制得;d)将c)步所得物料过滤,所得滤饼经洗涤、干燥,得氟氧头孢钠结晶。2.根据权利要求一所述的氟氧头孢钠制备工艺,其特征是,c)步中成盐剂和溶析剂A滴加完成后,继续滴加溶析剂B;所述溶析剂B为丙酮、丁酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯、二氯甲烷、乙醚和乙醇中的任意一种或多种;所述溶析剂B用量为所述氟氧头孢酸理论生成质量的1-15倍。3.根据权利要求一所述的氟氧头孢钠制备工艺,其特征是,所述溶析剂A为丁酮与二氯甲烷按体积比15:1进行混合制得。

青松公司获悉后,认为华民公司未经青松公司许可申请涉案专利的行为违反了《委托加工生产协议》中的保密义务,于是向天津市和平区人民法院提起违约之诉,诉讼过程中,法院委托上海市科技咨询服务中心知识产权司法鉴定所(简称“上海知产鉴定所”)对涉案专利的技术内容与青松公司主张的氟氧头孢钠制剂相关保密工艺(简称“涉案保密工艺” )中秘密点的一致性问题进行了司法鉴定。2017年5月31日,上海知产鉴定所出具(2017)沪科咨知鉴字第7号《司法鉴定意见书》(简称“第7号司法鉴定意见书”),其鉴定意见为,涉案专利公开了与青松公司涉案保密工艺的秘密点“使用混甲酚(间甲酚)法对中间体脱保护”相同、与“成酸反应步骤整体技术信息”实质相同、与“水洗、萃取、无菌过滤步骤整体技术信息”实质相同的技术信息。2018年3月5日,天津市和平区人民法院作出判决,认定华民公司在与青松公司共同进行技术工艺的小试和中试过程中,私自将青松公司提供的制备工艺申请了专利,故华民公司违反保密条款约定属于根本性违约。

2018年7月,青松公司向河北省石家庄市中级人民法院(简称“一审法院”)起诉华民公司,要求确认涉案专利权归青松公司所有。一审审理过程中,青松公司提交鉴定申请书,请求委托鉴定机构对涉案专利申请与涉案保密工艺是否相同或实质相同进行司法鉴定。法院依法委托北京国威知识产权司法鉴定中心(简称“国威鉴定中心”)对青松公司申请的鉴定事项进行鉴定,并出具北京国威[2019]知司鉴字第20号《司法鉴定意见书》(简称“第20号司法鉴定意见书”)。鉴定意见认为,按照氟氧头孢钠制备工艺,可将操作分为四个步骤:成酸反应、水洗萃取无菌过滤、溶析结晶和过滤洗涤干燥,按照上述四个步骤中每个步骤所构成的子方案进行一一比对,涉案专利的技术方案与涉案保密工艺技术方案从整体上不相同也不实质相同。

据此,一审法院认为,青松公司委托华民公司生产氟氧头孢钠等产品,依照双方协议约定提供了相应生产技术即本案中所称的保密工艺技术。华民公司申请涉案专利的技术方案中,突出限定了“高纯度”。从国威鉴定中心作出的司法鉴定结论来看,涉案专利申请文件记载的技术方案与涉案保密工艺技术方案相比,从整体上不相同也不实质相同。上海知产鉴定所的鉴定结论虽然认定华民公司涉案专利申请文件公开了青松公司主张的秘密点“使用混甲酚(间甲酚)法对中间体脱保护”“成酸反应步骤整体技术信息”及“水洗、萃取、无菌过滤步骤整体技术信息”,但青松公司现有证据不能证明其主张的上述三个秘密点系其向华民公司提供的原始保密技术信息。青松公司现有证据不能证明华民公司“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利申请文件记载的技术方案来自于青松公司在双方履行《委托加工生产协议》中提供的保密技术信息。青松公司主张“高纯度氟氧头孢钠制备工艺”发明专利权归其所有,缺乏事实依据,遂驳回了青松公司的诉讼请求

青松公司不服,上诉至最高人民法院。并提交了违约案件的终审判决、涉案专利审查历史文件以及确定专利权归属案件相关的指导案例作为证据。二审庭审中,青松公司明确其主张的秘密点为“使用混甲酚(间甲酚)法对中间体脱保护”“成酸反应步骤整体技术信息”“水洗、萃取、无菌过滤步骤整体技术信息”,该三个秘密点对应的是涉案专利权利要求1中的“成酸反应”及“水洗、萃取、无菌过滤”两个步骤。

经审理,最高人民法院确认涉案专利文件披露了青松公司相关技术秘密,而且专利技术方案也使用了技术秘密,构成对技术秘密的侵害,进而认定故青松公司的技术秘密构成涉案专利技术方案实质性内容,青松公司应对涉案专利享有合法权利。并且,由于涉案专利披露并使用了青松公司的技术秘密,故青松公司应当对涉案专利享有权利;华民公司在获得青松公司涉案保密工艺基础上,对涉案专利权利要求1步骤c)也作出了创造性贡献,故可以认定青松公司、华民公司对于涉案专利均作出了创造性贡献。鉴于现有证据无法区分青松公司、华民公司对涉案专利权的贡献程度,故涉案专利权应由青松公司、华民公司共同共有。

据此,最高人民法院撤销一审判决,改判涉案专利由青松公司、华民公司共同共有。
 
魏所解读

本案入选了《最高人民法院知识产权案件年度报告(2020)》以及《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨(2020)》,本案中,争议焦点主要在于相关技术秘密的确定、技术秘密与专利技术的关联性以及关联性导致的专利权属认定。

关于技术秘密的确定,最高院从商业秘密的三个构成要件,即保密措施、非公开性和商业价值等出发,基于双方证据,认定青松公司所主张的保密工艺技术方案为技术秘密。关于专利文件、专利技术对于涉案保密工艺的使用,两份司法鉴定意见书给出了不同的意见,且国威鉴定中心作出的第20号司法鉴定意见书得出了涉案专利申请与涉案保密工艺不相同或实质相同的结论,最高院则对两者的区别点一一分析,认为并非实质性区别,涉案专利文件披露了青松公司相关技术秘密,而且专利技术方案也使用了技术秘密。但最高院并未认定涉案专利全部归属于青松,而是考虑了涉案专利技术的部分特征是由华民公司作出了创造性贡献的,又鉴于双方的贡献度无法区分,因此判令由二公司共同共有。

在本案中,最高人民法院明确指出,技术秘密权利人以侵害技术秘密作为请求权基础,主张有关专利申请权或者专利权归其所有的,应当审查专利文件是否披露了或者专利技术方案是否使用了该技术秘密,以及技术秘密是否构成专利技术方案的实质性内容。如果技术秘密确为专利文件所披露或者专利技术方案所使用,且其构成专利技术方案的实质性内容,则技术秘密权利人对有关专利申请或者专利享有相应权利。