裁判要旨
未经专利权人许可，在相同或者类似产品上将他人享有专利权的外观设计申请注册为商标的，构成对他人专利权的侵害，可以适用《商标法》第三十一条的规定不予核准注册或予以撤销。根据《专利法》第五十九条第二款的规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。判断诉争商标是否损害在先外观设计专利权，首先需要审查诉争商标标识与外观设计是否构成相同或相近似。
通常情况下，当外观设计包含有三维形状的设计要素时，其保护的对象是包含三维形状的产品设计，外观设计也相应表现为三维产品的形式。即在进行相同或者相近似对比时，产品与附着其上的设计要素具有不可割裂的关系。因此，一般情况下，只有将包含该三维形状的设计申请为立体商标时，二者才有可能表现为相同或近似的形式。如果仅仅是将包含三维形状设计要素在内的外观设计图片或照片申请为平面商标，在平面商标缺乏产品载体的情况下，难以认定二者构成相同或相近似的外观设计。
案件信息
未经专利权人许可，在相同或者类似产品上将他人享有专利权的外观设计申请注册为商标的，构成对他人专利权的侵害，可以适用《商标法》第三十一条的规定不予核准注册或予以撤销。根据《专利法》第五十九条第二款的规定，外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。判断诉争商标是否损害在先外观设计专利权，首先需要审查诉争商标标识与外观设计是否构成相同或相近似。
通常情况下，当外观设计包含有三维形状的设计要素时，其保护的对象是包含三维形状的产品设计，外观设计也相应表现为三维产品的形式。即在进行相同或者相近似对比时，产品与附着其上的设计要素具有不可割裂的关系。因此，一般情况下，只有将包含该三维形状的设计申请为立体商标时，二者才有可能表现为相同或近似的形式。如果仅仅是将包含三维形状设计要素在内的外观设计图片或照片申请为平面商标，在平面商标缺乏产品载体的情况下，难以认定二者构成相同或相近似的外观设计。
案件信息
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审级、法院、案号、裁判日期 |
一审：北京市第一中级人民法院（2014）一中行（知）初字第7319号 二审：北京市高级人民法院（2016）京行终5225号 裁判日期：2017年8月31日 再审：最高人民法院（2019）最高法行再51号 裁判日期：2020年6月30日 |
| 案由 | 商标无效行政纠纷 |
| 当事人 |
潍坊现代塑胶有限公司：一审原告、二审上诉人、再审被申请人 国家知识产权局：一审被告、二审被上诉人、再审被申请人 株式会社东洋克斯：一审第三人、再审申请人 |
| 裁判结果 |
一审：驳回潍坊现代塑胶有限公司的诉讼请求。 二审：撤销一审判决以及被诉裁定，要求国家知识产权局重新作出裁定。 再审：撤销二审判决，维持一审判决。 |
| 涉案法条 | 《中华人民共和国商标法（2001）》第三十一条、《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十八条 |
案件概要
第3907566号图形商标（简称“诉争商标”）于2004年2月10日由株式会社东洋克斯向商标局提出注册申请，于2009年2月21日经商标局核准注册，核定使用商品为第17类塑料软管、橡胶软管商品。
2002年9月3日，案外人张庆国向国家知识产权局申请名称为“钢丝螺旋软管（三线条）”外观设计专利权（专利号ZL02352585.1，简称“涉案专利”），授权公告日为2003年4月23日， 2008年12月29日，专利权人由张庆国变更为潍坊现代塑胶有限公司（简称“现代塑胶公司”）。
2008年4月8日，株式会社东洋克斯取得版权局颁发的著作权登记证书，证书显示“弹力软管(12×18)”、“弹力软管(15×22)”、“弹力软管(19×26)”的图形作品创作日均为1986年1月10日，发表日均为1986年2月10日。
2012年9月25日，现代塑胶公司针对诉争商标提起无效，理由为诉争商标与现代塑胶公司在先的外观设计专利图案构成近似。2014年4月14日，国家知识产权局作出商评字［2014］第47166号《关于第3907566号图形商标争议裁定书》（简称“被诉裁定”），认为涉案专利申请日为2002年9月3日，迄今为止已逾十年，现代塑胶公司已不享有外观设计专用权，株式会社东洋克斯提交的著作权登记证书等证据能够证明株式会社东洋克斯的在先实际使用日期早于涉案专利申请日，因此对诉争商标予以维持。
现代塑胶公司不服被诉裁定，向北京市第一中级人民法院（简称“一审法院”）提起诉讼。一审法院认为，本案中，涉案专利的申请日为2002年9月3日，专用权期限截止于2012年9月3日。虽然在诉争商标申请注册时涉案专利权处于有效状态中，但现代塑胶公司提起无效申请时，该专利权已失效，诉争商标的在先权利障碍已不存在。株式会社东洋克斯提交的“弹力软管(12X18)”、“弹力软管(15X22)”、“弹力软管(19X26)”图形作品的著作权发证日期虽晚于涉案专利权申请日，但结合其他产品使用证明、公证认证文件等在案证据，可以佐证株式会社东洋克斯上述三份图形作品著作权证书中记载的内容，即在现代塑胶公司主张的外观设计专利权申请日前，诉争商标标识已经公开发表并经实际使用，在案证据不能证明株式会社东洋克斯申请诉争商标具有抄袭现代塑胶公司外观设计专利的主观恶意，故诉争商标不构成对现代塑胶公司外观设计专利权的侵犯。
据此，一审法院驳回现代塑胶公司的诉讼请求。现代塑胶公司不服，上诉至北京市高级人民法院（简称“二审法院”）。二审法院认为，涉案专利权对于诉争商标而言，属于在先权利。在现代塑胶公司已明确主张诉争商标的注册损害其在先享有的外观设计专利权的情况下，国家知识产权局应当就诉争商标的注册是否损害现代塑胶公司的该外观设计专利权作出实质性认定。国家知识产权局仅以现代塑胶公司在先享有的外观设计专利权在第被诉裁定作出时已经届满为由，认定现代塑胶公司不再享有权利，而并未考虑在诉争商标核准注册时仍然存在的该在先权利，并未就诉争商标的注册是否构成对现代塑胶公司该在先外观设计专利权的损害进行实质性的认定，法律适用明显错误。
据此，二审法院撤销一审判决和被诉裁定，要求国家知识产权局重新作出裁定。株式会社东洋克斯不服，向最高人民法院申请再审。
最高人民法院认为，在诉争商标的核准注册日即2009年2月21日，涉案专利权的效力仍合法存在，即仍为形式上有效的合法在先权利。虽然涉案专外观设计利权于一审诉讼期间自然失效，但权利自然失效不产生自始无效的法律后果，不影响涉案专利在诉争商标的核准注册日，作为“在先权利”进行评价的资格。
本案中，由授权公告文本可知，涉案专利为一中空圆柱体软管，属于三维形状的外观设计。简要说明中没有关于设计要部的描述。诉争商标为指定颜色的平面图形商标，表现为红蓝平行线条搭配的平面图形，涉案专利权请求保护的是三维形状的钢丝螺旋软管，虽然授权公告文本的俯视图中可看到软管上有线条设计，但线条本身与产品紧密结合，且无证据显示线条为涉案专利的设计要部。故以产品形式表现的涉案专利与以平面形式表现的诉争商标相比，整体视觉效果差异明显，不构成相同或相近似的外观设计。被诉裁定、一审判决虽在理由阐述上有所不妥，但结论正确，为实现对本案纠纷的实质性解决，应予维持。
据此，最高人民法院撤销二审判决，维持一审判决。
魏所解读
本案入选了《最高人民法院知识产权案件年度报告（2020）》，主要涉及诉争商标是否损害在先外观设计专利权的判断。
根据《专利法》的定义，外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。未经专利权人许可，在相同或者类似产品上将他人享有专利权的外观设计申请注册为商标的，虽然不构成《专利法》第十一条所规定的未经许可实施他人专利的行为，但显然违背了诚实信用原则，不当攫取了他人的智力劳动成果，同样构成对他人专利权的侵害。针对该行为，可以适用商标法相关规定，对该商标不予核准或予以无效。
本案首先明确了在先权利资格判断的时间点，即诉争商标的核准注册日。即便在此后的程序中权利的保护期限已因到期而失效，由于并不产生自始无效的法律后果，依然可以作为在先权利进行评价。
关于诉争商标是否损害在先外观设计专利权的判断，最高人民法院指出，通常情况下，当外观设计包含有三维形状的设计要素时，其保护的对象是包含三维形状的产品设计，外观设计也相应表现为三维产品的形式。即在进行相同或者相近似对比时，产品与附着其上的设计要素具有不可割裂的关系。因此，一般情况下，只有将包含该三维形状的设计申请为立体商标时，二者才有可能表现为相同或近似的形式。如果仅仅是将包含三维形状设计要素在内的外观设计图片或照片申请为平面商标，在平面商标缺乏产品载体的情况下，难以认定二者构成相同或相近似的外观设计。
裁判文书链接：
二审：
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=bf06280434954b558fc6a82b0126ced2
再审：
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=f53645f402bc4cedbe16ac9b00d1a622
现代塑胶公司不服被诉裁定，向北京市第一中级人民法院（简称“一审法院”）提起诉讼。一审法院认为，本案中，涉案专利的申请日为2002年9月3日，专用权期限截止于2012年9月3日。虽然在诉争商标申请注册时涉案专利权处于有效状态中，但现代塑胶公司提起无效申请时，该专利权已失效，诉争商标的在先权利障碍已不存在。株式会社东洋克斯提交的“弹力软管(12X18)”、“弹力软管(15X22)”、“弹力软管(19X26)”图形作品的著作权发证日期虽晚于涉案专利权申请日，但结合其他产品使用证明、公证认证文件等在案证据，可以佐证株式会社东洋克斯上述三份图形作品著作权证书中记载的内容，即在现代塑胶公司主张的外观设计专利权申请日前，诉争商标标识已经公开发表并经实际使用，在案证据不能证明株式会社东洋克斯申请诉争商标具有抄袭现代塑胶公司外观设计专利的主观恶意，故诉争商标不构成对现代塑胶公司外观设计专利权的侵犯。
据此，一审法院驳回现代塑胶公司的诉讼请求。现代塑胶公司不服，上诉至北京市高级人民法院（简称“二审法院”）。二审法院认为，涉案专利权对于诉争商标而言，属于在先权利。在现代塑胶公司已明确主张诉争商标的注册损害其在先享有的外观设计专利权的情况下，国家知识产权局应当就诉争商标的注册是否损害现代塑胶公司的该外观设计专利权作出实质性认定。国家知识产权局仅以现代塑胶公司在先享有的外观设计专利权在第被诉裁定作出时已经届满为由，认定现代塑胶公司不再享有权利，而并未考虑在诉争商标核准注册时仍然存在的该在先权利，并未就诉争商标的注册是否构成对现代塑胶公司该在先外观设计专利权的损害进行实质性的认定，法律适用明显错误。
据此，二审法院撤销一审判决和被诉裁定，要求国家知识产权局重新作出裁定。株式会社东洋克斯不服，向最高人民法院申请再审。
最高人民法院认为，在诉争商标的核准注册日即2009年2月21日，涉案专利权的效力仍合法存在，即仍为形式上有效的合法在先权利。虽然涉案专外观设计利权于一审诉讼期间自然失效，但权利自然失效不产生自始无效的法律后果，不影响涉案专利在诉争商标的核准注册日，作为“在先权利”进行评价的资格。
本案中，由授权公告文本可知，涉案专利为一中空圆柱体软管，属于三维形状的外观设计。简要说明中没有关于设计要部的描述。诉争商标为指定颜色的平面图形商标，表现为红蓝平行线条搭配的平面图形，涉案专利权请求保护的是三维形状的钢丝螺旋软管，虽然授权公告文本的俯视图中可看到软管上有线条设计，但线条本身与产品紧密结合，且无证据显示线条为涉案专利的设计要部。故以产品形式表现的涉案专利与以平面形式表现的诉争商标相比，整体视觉效果差异明显，不构成相同或相近似的外观设计。被诉裁定、一审判决虽在理由阐述上有所不妥，但结论正确，为实现对本案纠纷的实质性解决，应予维持。
据此，最高人民法院撤销二审判决，维持一审判决。
魏所解读
本案入选了《最高人民法院知识产权案件年度报告（2020）》，主要涉及诉争商标是否损害在先外观设计专利权的判断。
根据《专利法》的定义，外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。未经专利权人许可，在相同或者类似产品上将他人享有专利权的外观设计申请注册为商标的，虽然不构成《专利法》第十一条所规定的未经许可实施他人专利的行为，但显然违背了诚实信用原则，不当攫取了他人的智力劳动成果，同样构成对他人专利权的侵害。针对该行为，可以适用商标法相关规定，对该商标不予核准或予以无效。
本案首先明确了在先权利资格判断的时间点，即诉争商标的核准注册日。即便在此后的程序中权利的保护期限已因到期而失效，由于并不产生自始无效的法律后果，依然可以作为在先权利进行评价。
关于诉争商标是否损害在先外观设计专利权的判断，最高人民法院指出，通常情况下，当外观设计包含有三维形状的设计要素时，其保护的对象是包含三维形状的产品设计，外观设计也相应表现为三维产品的形式。即在进行相同或者相近似对比时，产品与附着其上的设计要素具有不可割裂的关系。因此，一般情况下，只有将包含该三维形状的设计申请为立体商标时，二者才有可能表现为相同或近似的形式。如果仅仅是将包含三维形状设计要素在内的外观设计图片或照片申请为平面商标，在平面商标缺乏产品载体的情况下，难以认定二者构成相同或相近似的外观设计。
裁判文书链接：
二审：
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=bf06280434954b558fc6a82b0126ced2
再审：
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=f53645f402bc4cedbe16ac9b00d1a622
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