宋满义
中国律师/专利代理师
北京魏启学律师事务所

随着实用新型申请审查范围的扩大，审查标准的严格化，部分实用新型申请被驳回已是常态。如何应对实用新型申请驳回，是提出复审请求还是重新提出申请，两种方式有何区别、如何选择、有哪些注意点，且看本文分解。
 
由于中国仅对实用新型申请进行初步审查，不进行实质审查，而且申请实用新型的费用较发明低，实用新型申请受到广大申请人的喜爱。2021年中国实用新型申请量为285万件。

在知识产权强国建设的大背景下，中国的知识产权工作向提高质量的转变全面提速，中国国家知识产权局不断推进专利质量提升工程，对实用新型申请是否不符合或是否明显不符合专利法第二十二条第二款（新颖性）、第四款（实用性）、第二十六条第三款（公开充分性）、第四款（权利要求能够得到说明书支持和权利要求清楚性）等的审查也日趋严格。

部分实用新型申请被驳回已是常态，本文主要讨论如何应对实用新型申请驳回，是提出复审请求还是重新提出申请，两种方式有何区别、如何选择、有哪些注意点。

1 提出复审请求

专利法第四十一条规定，专利申请人对国务院专利行政部门驳回申请的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向国务院专利行政部门请求复审。国务院专利行政部门复审后，作出决定，并通知专利申请人。专利申请人对国务院专利行政部门的复审决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。

申请人认为驳回决定不合理，或者申请文件修改后符合实用新型授权条件的，可以提出复审请求。复审程序为申请人进一步修改申请文件，消除申请文件的缺陷提供了机会。而且，在申请人不认同驳回决定的理由时，亦可以向合议组提出争辩意见，以期合议组作出公正裁决。
经原审查员的前置审查、合议组的合议审查，国务院专利行政部门的复审和无效审理部可以撤销驳回决定或维持驳回决定。申请人对复审决定不服的，可以向人民法院起诉。

复审程序中，申请人可以修改申请文件，但修改受到专利法第三十三条的限制，不能超出原始申请文件记载的范围，而且修改仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。

如果实用新型申请被驳回时，十二个月的优先权期限已过，特别是实用新型申请的内容已被其它申请公开（例如，该实用新型申请要求的优先权申请或同族申请公开），或者实用新型申请的内容以其它形式被公开（例如，实用新型涉及的产品被展览、展示，投入市场等），则建议提出复审请求，而不是重新提出申请。

2 重新提出申请

除了提出复审请求，申请人还可以选择重新提出申请。例如，在实用新型申请存在不属于实用新型的保护客体，而属于发明的保护客体的内容时，可以重新提出发明专利申请。在实用新型申请存在公开不充分、记载错误等问题时，可以在修改申请文件的基础上重新提出实用新型申请。

与复审程序相比，重新提出申请时，不仅可以重新选择申请类型，修改也更自由。可以从消除缺陷、完善专利申请的角度在更大自由度上修改专利申请文件。还可以将改进的方案写入新的申请文件中。

在实用新型申请被驳回时，如果还未超出十二个月的优先权期限，则重新提出的申请可以要求优先权。这样，即使在优先权期限内，实用新型申请的内容被其它申请或途径公开，该公开也不会影响重新提出的申请的新颖性。

3 小结

实用新型申请被驳回后，如果驳回理由明显不合理，或者可以通过不超范围的修改消除驳回决定指出的缺陷，则可以考虑提出复审。在专利申请文件确实存在驳回决定指出的缺陷，尤其是不易通过不超范围的修改消除该缺陷时，可以考虑在修改的基础上重新提出申请。

在选择应对方式时，要注意十二个月的优先权期限是否已过，实用新型的内容是否被其它申请或途径公开。