北京魏启学律师事务所
中国专利代理师  王岩
 
化合物新颖性的判断一直以来都是化学领域专利审查的难点和焦点,例如,某专利记载了一种化合物A,而对比文件中仅含糊地提及该化合物A,那么审查员是否可以质疑该化合物A的新颖性,申请人应当如何答辩来克服新颖性缺陷,一直以来都被广为争议。下面,我们结合《专利审查指南》的最新修改对化合物新颖性的判断进行具体的讨论。

《专利审查指南》中对于化合物新颖性的规定修改前后的对比:

修改前《专利审查指南》中对于化合物新颖性的规定: 修改后《专利审查指南》中对于化合物新颖性的规定:
(1) 专利申请要求保护一种化合物的,如果在一份对比文件里已经提到该化合物,即推定该化合物不具备新颖性,但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。这里所谓“提到”的含义是:明确定义或者说明了该化合物的化学名称、分子式(或结构式)、理化参数或制备方法(包括原料)。 (1) 专利申请要求保护一种化合物的,如果在一份对比文件已经提到该化合物记载了化合物的化学名称、分子式(或结构式)等结构信息,使所属技术领域的技术人员认为要求保护的化合物已经被公开,即推定该化合物不具备新颖性,但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。这里所谓“提到”的含义是:明确定义或者说明了该化合物的化学名称、分子式(或结构式)、理化参数或制备方法(包括原料)。
例如,如果一份对比文件中所公开的化合物的名称和分子式(或结构式)难以辨认或者不清楚,但该文件公开了与专利申请要求保护的化合物相同的理化参数或者鉴定化合物用的其他参数等,即推定该化合物不具备新颖性,但申请人能提供证据证明在申请日之前无法获得该化合物的除外。
如果一份对比文件中所公开的化合物的名称、分子式(或结构式)和理化参数不清楚,但该文件公开了与专利申请要求保护的化合物相同的制备方法,即推定该化合物不具备新颖性。
如果依据一份对比文件中记载的结构信息不足以认定要求保护的化合物与对比文件公开的化合物之间的结构异同,但在结合该对比文件记载的其他信息,包括物理化学参数、制备方法和效果实验数据等进行综合考量后,所属技术领域的技术人员有理由推定二者实质相同,则要求保护的化合物不具备新颖性,除非申请人能提供证据证明结构确有差异。
 
 

如上述对照所示,在修改前,仅需要在一份对比文件里提到某化合物,就可以质疑该化合物的新颖性,而所谓“提到”的标准仅仅是明确定义或者说明了该化合物的化学名称、分子式(或结构式)、理化参数制备方法(包括原料)。而在审查实践当中,大量没有化合物的明确结构信息的对比文件,仅仅因为其所记载的化合物的理化参数或制备方法(包括原料)与待审专利申请所记载的相关内容存在相似性,就被用来推定化合物的新颖性。在这种情况下,如果申请人无法证明所申请的专利中的化合物在申请日之前无法获得,就会导致所申请的专利被驳回。

但修改后,“提到”的相关标准被直接删除,非常明确地将“记载了化合物的化学名称、分子式(或结构式)等结构信息”作为了化合物被现有技术公开的标准,可以预期的是,在未来的涉及化合物的专利的审查过程中,审查员势必会将记载着明确结构信息的对比文件作为判断待审专利申请的权利要求是否具有新颖性的证据,而申请人也可以基于这样明确的结构信息来争辩或说明现有技术中的化合物与所申请专利中的化合物之间的差异。

进而,在修改前,如果对比文件中所公开的化合物的名称和分子式(或结构式)难以辨认或者不清楚,但该对比文件公开了与专利申请要求保护的化合物相同的理化参数或者鉴定化合物用的其他参数等;或者,如果对比文件中所公开的化合物的名称、分子式(或结构式)和理化参数不清楚,但该文件公开了与专利申请要求保护的化合物相同的制备方法,此时即可推定该化合物不具备新颖性,并由申请人来承担证明两者不同的举证责任。

但在修改后,不能再仅仅依靠物理化学参数、制备方法来简单的进行推定,物理化学参数、制备方法将和效果实验数据作为一个整体被考虑,只有在基于这样完整的技术信息,通过合理的技术分析后,能够确认可以达到所属技术领域的技术人员有理由推定权利要求化合物与对比文件化合物实质相同的程度,才可推定该化合物不具备新颖性,并将举证责任才能转移给申请人。

基于修改后的审查标准,审查员在基于物理化学参数、制备方法将和效果实验数据推定化合物的新颖性时,必然会进行更多的技术说明和推理,而在技术说明和推理过程中,如果存在不合理之处,就可以用来争辩化合物的新颖性。

简而言之,未来专利申请中的化合物的新颖性的判断,将会依托更丰富、更具体的现有技术信息,合理地在审查员与申请人之间分配举证责任,由审查员和申请人在相互证伪的过程中逐步澄清、还原现有技术与所申请的化合物的相互关系,并由此帮助审查员做出更为准确的判断。