北京魏启学律师事务所

 

前言

 

随着社会的发展和科技的进步，科学技术在经济发展中起着越来越多重要的作用。对于大多企业而言，技术不但能提高生产力，而且，还能直接创造利润，故，技术已成为了企业核心竞争力的源泉和动力。

 

在这样的经济环境下，如何创造和利用技术已成为企业的重要课题，为了提高效率、节约资源，企业在竭力提高自身的创造能力的同时，也在积极推进与其他企业之间的技术合作与交易。而技术市场交易中，技术转让占了很大比重，其中，又以技术实施许可为主。因此，如何依法签订、履行、管理技术实施许可合同，对于企业而言至关重要。本文将简要介绍技术实施许可合同的主要条款以及签订技术合同应当注意的主要事项，望予以参考。

 

一．专利实施许可合同

 

专利实施许可合同是指专利权人、专利申请人或者其他权利人作为许可人，授权被许可人在约定的范围内实施其专利，并支付约定的使用费所订立的合同。

 

许可人可以通过许可他人使用其专利而迅速收回研发成本并获取利益，而且，还可以通过许可迅速进入其原来并不占优势的区域和领域，从而扩大企业的影响。对于被许可人来说，可以通过实施他人专利迅速投入产品生产，因此，对研发能力不足的企业来说使用他人专利是相关产品进入市场的捷径。下面就签订和实施专利实施许可合同时，需要了解和注意的事项进行简要介绍。

 

1.类型

 

专利实施许可分为独占实施许可、排他实施许可和普通实施许可三类，不同的许可类型决定了许可使用的范围、被许可人的人数以及诉讼权利的不同。

 

（1）独占许可使用

 

是指在一定时间、一定区域内，专利权人只授权被许可人实施其专利技术，不再授权其他人使用该技术，同时专利权人自己也不能使用该专利技术。实际上就是被许可人在一定时间和范围内取得了该专利技术的垄断权，因此这种实施许可，被许可人通常情况下需支付高额的许可使用费。

 

（2）排他实施许可使用

 

是指在一定时间、一定区域内，专利权人授权被许可人实施其专利技术，不再授权第三人使用该技术，但专利权人仍保留实施该专利技术的权利。

 

（3）普通实施许可使用

 

是指在一定时间、一定区域内，专利权人授权被许可人实施其专利技术，专利权人也保留自己实施该专利的权利，同时也可以许可其他人实施该专利。这种许可方式会形成市场上多个竞争对手，因此，相对于独占许可来说，许可使用费相对会低些。

 

由于许可类型的不同，被许可人各自拥有的诉权也就不一样，根据我国相关司法解释，当发生专利侵权时，独占实施许可合同的被许可人可以单独向人民法院提出申请;排他实施许可合同的被许可人在专利权人不申请的情况下，可以提出申请。而普通实施许可合同的被许可人只有在专利权人的授权下，才可以向法院提起诉讼。

 

2. 主要条款

 

专利实施许可合同的主要条款一般包括以下几方面：

 

（1） 专利条款（被许可专利的名称、专利号、申请号、有效期限等）

（2） 许可种类和范围

（3） 技术文件的交付和技术指导条款

（4） 实施许可费及支付方式

（5） 改良技术的归属

（6） 瑕疵担保和保证条款

（7） 第三人权利侵权责任

（8） 不可抗力条款

（9） 准据法及争议的解决

（10） 违约金或者损失赔偿的计算方法

（11） 其他（如，术语定义、合同期限、文字及签字，合同附件等）

 

3.注意事项

 

（1）合同签订前应查清专利技术的权利状态、并了解专利技术的生命力。

 

为保障合同的效力，合同签订前，合同双方都要弄清许可人是否有进行许可的权利，特别是，若许可人不具有单独许可的权利，那么一定要事先获得其他共有人的同意，并提供其有权单独进行许可的相关文件。

另外，合同双方都要清楚专利技术的生命力，即该专利是否具备较高的创造性和实用性，实施后能在市场中占有多大优势，专利的保护期限还有多长，是否有人就该专利提出无效请求，是否已申请外国专利，是否已进行过许可等。这有利于双方正确评价该专利。

 

(2) 合同应采用书面形式签订，并应采用准确的词句。

 

根据《合同法》第342条的规定，专利实施许可合同应当采用书面形式签订。而合同书的内容是约束双方权利义务关系的依据，而且，实务中，因合同用语存在歧义导致纠纷的案例也不乏存在，因此，书写合同时应要注意采用确定、易理解、不易产生歧义的语言。通常而言，简单的句子容易理解，同时，法律规定、辞典有明确定义的术语，其含义确定，不易产生歧义。

 

（3）应注意约定保密条款。

 

一项专利的实施，通常需要专利以外的内容，这些都构成技术秘密。技术秘密又叫专有技术，是指为了实现某种工业生产目的而必须的但又尚未对外公开的技术知识。这些内容被许可方必然需要知悉，如果缺乏保密的约定，很难有效保护其信息安全。因此，在进行专利许可时，必须考虑技术秘密，并注意对相关技术秘密进行保密约定。其实，对于技术秘密而言，既可与专利进行混合许可，也可单独许可。

 

另外，还需要注意的是，在专利实施许可过程中，合同双方会有较为密切的接触，必然了解到对方部分经营、管理秘密，同样需要利用保密条款给予恰当的保护。

 

（4）合同中应明确专利实施许可的种类和范围。

 

如上所述，专利实施许可一般分为独占实施许可、排他实施许可、普通实施许可，双方当事人采用哪种许可形式主要有赖于许可的技术状况、对价、市场等多种因素。需要特别注意的是，根据《最高院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第25条的规定，如果双方对实施许可的类型没有约定或约定不明的话，则会被认定为普通实施许可，因此，在实施许可合同中，对此进行明确约定非常重要。

 

许可范围主要是指，许可实施的地域、期限范围。另外，合同中最好还要写明是否允许被许可人进行再许可。

 

另外，企业在实施许可合同中也要明确约定许可的期限和地域范围，并就制造、使用、许诺销售、销售、进口等明确约定许可事项。同时，还要就被许可人是否有再许可的权利进行明确约定，以免在日后引起纠纷。

 

（5）对改良技术成果的归属与利用明确约定。

 

根据《合同法》第354条规定，当事人可以在合同中约定后续改进的技术成果的分享办法，没有约定或者约定不明确，从而不能确定归属的，改良技术属于改良方，对方无权分享。因此，为了以后能够有效利用基于许可专利而改良获得的技术，双方当事人应当事先约好其权利归属及对方的使用权限等。

 

（6）明确约定专利权有效的保证条款。

 

具体而言，包括权利保证和技术保证两项内容。权利保证主要是指许可方应保证其有权进行许可，并保证相关专利权在许可期限内的有效性。技术保证是指许可方保证其提供的专利是安全实用的，可以达到预期的技术目标。 

 

《合同法》第344条规定，专利许可实施合同只在该专利权存续期间有效。因此，专利权人应当自被授予专利权的当年开始缴纳年费，如果没有按照规定缴纳年费的，则专利权在期限届满前终止。另外，即使专利权人按时缴纳年费，但作为合同标的专利权仍存在不稳定性，尤其是实用新型和外观设计专利，因其在审批时并不进行实质审查，很可能会在宣告专利权无效审查程序中被宣告无效或缩小保护范围。因此，为了避免合同纠纷的发生，当事人应在合同条款中对维持专利权有效和被宣告无效后该如何处理进行约定。

 

（7）明确约定使用费的计算方式。

 

在专利使用费的计算方式上，可以采取一次总算、一次总付，或者一次总算、分期支付，也可以采取提成支付或者提成支付附加预付入门费的方式。若采取提成支付方式，应约定许可人有权利查阅被许可人销售专利产品的帐册。但由于我国大多企业的财务制度并不规范，对公帐、内部帐各种帐册很多，不开具发票销售的也很普遍，真假难辨。因此，采用利润提成对于许可人而言风险最大，销售额提成次之。

 

（8）明确约定侵权处理。

 

在专利许可合同的履行中，有可能会出现第三人起诉被许可人实施的专利侵害其权利的情形，也有可能出现第三人侵害专利许可合同约定的专利权的情形。所以，对于制止侵权的费用以及获得的赔偿在许可人与被许可人之间如何分配也应作出约定。特别是对于造成第三人权利侵害的责任而言，根据《合同法》第353条规定，除当事人另有约定，被许可人按照约定实施专利侵害他人合法权益的，应由许可人承担责任。故，对此进行事先约定，分配责任，对许可方而言意义非凡。

 

（9）在许可使用合同中避免“无效条款”。

 

《合同法》第329条规定“非法垄断技术、妨碍技术进步”的技术合同无效，对此，《最高院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条中列举了以下情形属于“非法垄断技术、妨碍技术进步” ，应在订立合同时注意避免：

 

①限制当事人一方在合同标的的技术基础上进行新的研究开发或者限制其使用所改进的技术，或者双方交换改进技术的条件不对等，包括要求一方将其自行改进的技术无偿提供给对方、非互惠性转让给对方、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权;

②限制当事人一方从其他来源获得与技术提供方类似技术或者与其竞争的技术;

③阻碍当事人一方根据市场需求，按照合理方式充分实施合同标的技术，包括明显不合理的限制技术接受方实施合同标的技术生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场;

④要求技术接受方接受并非实施技术必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接受非必需的人员等;

⑤不合理的限制技术接受方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源;

⑥禁止技术接受方对合同标的技术知识产权的有效性提出异议或者对提出异议附加条件。

 

（10）对于专利实施许可合同，应向国务院专利行政部门备案。

 

《专利法实施细则》第14条规定，专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。备案虽不是合同生效的必备条件，但是经过备案的许可使用合同能够对抗第三人。另外，备案材料还可以成为被许可人起诉或请求行政查处时证明其被许可权人身份的有力证据，同时，经备案的专利实施许可合同中的许可范围、使用费等，还可以成为法院或专利行政部门决定损害赔偿额或进行调解时的参考要素。

 

 二、专有技术实施许可合同

 

专有技术实施许可与专利实施许可相较而言，最大区别就在于许可人许可被许可人使用的并非已经公开的技术，而是专属于许可人的、处于未公开状态的技术秘密。专有技术作为所有人拥有的一项资产，是以所有人对之保密而形成的事实上的专有权为前提条件的，是一种事实上的独占性资产。

 

如前文中所述，很多情况下，专有技术通常是为了生产某种专利产品或为了实现某种具有专利权的生产方法所必需的最关键的那部分技术，因而，对于专有技术而言，既可与专利混合许可，也可单独许可。故，专有实施许可合同的类型、主要条款、及签订和管理该合同时的注意事项，与专利实施许可合同大同小异。在此，仅对区别点进行简要说明。

 

（1）作为合同主要条款，应对许可的专有技术的内容和范围明确约定。

 

专有技术与专利相比，因其处于未公开的状态，所以，对其内涵和外延等只能通过当事人的约定进行限定。因此，合同双方必须用准确的语言予以指出许可的技术秘密的范围，以免对许可的技术内容双方理解不一，而产生纠纷。

 

另外，因专有技术相较于专利而言，可能比不那么一目了然，所以对于技术的有效性，实用性、特别是能够达到的技术目标等技术效果更应明确约定。

 

（2）在专有技术实施许可中，要着重约定保密条款。

 

专有技术的特征之一，就是其秘密性，若该技术因许可而遭到泄露，对于许可人来说得不偿失。因此，对于被许可人的保密义务及对保密义务的违约责任等应一一明确、详细地进行约定。同时，许可人应在提供技术资料时，在涉密的技术资料上均标明秘密标识，以提示对方保密。

 

另外，对于基于许可人提供的专有技术而获得的改良技术，应在明确约定其权利归属和对方的使用期限时，还应要注意约定对改良技术的保密义务。因为，若改良技术得以公开，原有的技术秘密也会自然处于公开状态，这对于许可人而言及其不利。

 

三、涉及技术进出口时的注意事项

 

不论是专利实施许可还是专有技术实施许可，若该技术实施许可是中国企业与外国企业之间进行的许可，则要受到中国《技术进出口管理条例》的规制，因此，合同双方当事人还应留意以下事项。

 

（1）应事先核实许可技术是否属于限制或禁止进出口的技术。

 

对于禁止进出口的技术，当事人之间无法签订实施许可合同，而对于限制进出口的技术，则应获得相关许可。因此，合同当事人事先应确定，许可的技术是否属于禁止或限制进出口的技术。对此，可以参照国务院外经贸主管部门会同国务院有关部门，制定并公布的禁止或者限制进口的技术目录。

 

（2）许可人应事先调查，许可技术是否会造成对他人权利之侵害。

 

《技术进出口管理条例》第24条规定，“技术进口合同的让与人应当保证自己是所提供技术的合法拥有者或者有权转让、许可者。技术进口合同的受让人按照合同约定使用让与人提供的技术，被第三方指控侵权的，受让人应当立即通知让与人；让与人接到通知后，应当协助受让人排除妨碍。技术进口合同的受让人按照合同约定使用让与人提供的技术，侵害他人合法权益的，由让与人承担责任。”

 

基于此，可以看出在涉及技术进出口的技术实施许可中，许可人承担了对第三人侵权的全部责任，而且，还不能与被许可人约定其责任承担，故，许可人应事先做好调查工作，以免日后涉诉。

 

（3）应就改良技术约定使用权。

 

《技术进出口管理条例》第27条规定，“在技术进口合同有效期内，改进技术的成果属于改进方。”

 

基于此，可以看出在涉及技术进出口的技术实施许可中，改进技术的成果属于改良方，当事人之间不能约定其权利归属。为了保障双方当事人对改良技术的合法使用权， 当事人之间最好事先约定，对改良技术的无偿使用权等。

 

（4） 根据《技术进出口管理条例》第29条的规定，应在订立合同时注意避免以下内容：

 

①要求受让人接受并非技术进口必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备或者服务；

②要求受让人为专利权有效期限届满或者专利权被宣布无效的技术支付使用费或者承担相关义务；

③限制受让人改进让与人提供的技术或者限制受让人使用所改进的技术；

④限制受让人从其他来源获得与让与人提供的技术类似的技术或者与其竞争的技术；

⑤不合理地限制受让人购买原材料、零部件、产品或者设备的渠道或者来源；

⑥不合理地限制受让人产品的生产数量、品种或者销售价格。

⑦不合理地限制受让人利用进口的技术生产产品的出口渠道。

 

（5）对于涉及技术进出口的技术实施许可合同，应向国务院外经贸主管部门办理登记备案。

 

对于涉及技术进出口的技术实施许可合同，根据《技术进出口管理条例》和《技术进出口合同登记管理办法》的相关规定， 应就该合同向国务院外经贸主管部门办理备案手续。特别是，国外企业向中国企业进行许可时，更应当办理相关备案手续，因未办理该备案手续，就无法就实施许可费进行汇款。

 

结语

 

技术实施许可合同作为一种特殊的合同，既有专利或技术秘密的特殊性，垄断性、地域性、行政性、无形性的等题会出现在技术实施许可合同中，又有民事合同的共性，普通合同纠纷中的问题同样也会在技术实施许可合同中出现。因此，技术实施许可合同的签订应该慎重、严谨，不仅需要技术专家对该技术的效果进行把关，更重要的是需要精通专利诉讼和合同诉讼的律师的指导。

 

我所经办了大量的有关技术实施许可合同的制作、审核、及备案事宜，积累了诸多经验。本文既是我所基于法律规定、并结合我所的经验，对技术实施许可合同的内容、构成、留一点进行的简要总结，如对各位有所帮助，不甚荣幸。

 

我所也非常乐意用我所的经验，为有需要签订技术实施许可的各位提供法律和技术上的意见，如有任何疑问或要求，请随时联系我所。