北京魏启学律师事务所
中国专利代理师 王雪

2021年6月1日正式实施新的《专利法》,但很遗憾的是与之相适应的《专利法实施细则》和《专利审查指南》并未出台。国家知识产权局虽在2021年5月24日公布了《关于施行修改后专利法的相关审查业务处理暂行办法》(以下称为《暂行办法》),但《暂行办法》中有关外观设计专利相关内容仅明确了自2021年6月1日起被控侵权人可通过纸件形式请求国家知识产权局出具专利权评价报告及申请日为2021年5月31日(含该日)之前的外观设计专利权的保护期限为十年,且自申请日起算。对于第四次专利法修改新引入的备受关注的局部外观设计和本国优先权,《暂行办法》中仅写明申请人可提交局部外观设计申请及要求本国优先权,待《专利法实施细则》出台之后再进行审查。

由于局部外观设计和本国优先权的相关审查办法尚未出台,所以现阶段最为关注的可能是在先申请和在后申请有局部外观设计和整体外观设计之分时如何申请以及涉及本国优先权时如何申请的问题。

下面分情况进行说明,具体如下表

情形1:在先外国申请要求保护整体外观设计,且优先权日在2020年12月1日至2021年5月31日之间(中国申请日在2021年6月1日之后)或优先权日在2021年6月1日之后
①如果在后中国申请要求保护整体外观设计,应可以享有优先权,且可进入正常审查流程。
②如果在后中国申请要求保护局部外观设计,在后申请和在先申请的视图所显示的外观设计是相同的,仅是部分区域采用虚线或实线表示,有较大可能被认定为属于相同主题,因此,优先权有较大的被认可的可能性。 但暂时不会进行审查,授权时间会有延误。
情形2:在先外国申请要求保护局部外观设计,且优先权日在2020年12月1日至2021年5月31日之间(中国申请日在2021年6月1日之后)或优先权日在2021年6月1日之后
①如果在后中国申请要求保护整体外观设计,在后申请和在先申请的视图所显示的外观设计是相同的,仅是将虚线变成实线,即在后申请所要保护的整体外观设计已经清楚地显示在在先申请的视图中,应可以享有优先权,且可进入正常审查流程。
旧法是认可将在先局部变更为在后整体这种提交方式的,现行法只是增加了局部外观设计,从目前来看,并不涉及对整体外观的修改,所以对于在后申请所要保护的整体外观设计已经清楚地显示在在先申请的视图中的上述这种情况,CNIPA转为不认可整体外观可以要求局部外观优先权的可能性极低。
②如果在后中国申请要求保护局部外观设计,对于优先权日在2021年6月1日之后应能享有在先局部外观设计的优先权。而对于优先权日在2020年12月1日至2021年5月31日之间的,能享有优先权的可能性也比较大。但暂时都不会进行审查,授权时间会有延误。
情形3:在先中国申请是整体外观设计,且优先权日在2020年12月1日至2021年5月31日之间(中国申请日在2021年6月1日之后)
①如果在后中国申请保护整体外观设计,可以享有优先权的可能性极大,但暂时不会进行审查,授权时间会有延误。
②如果在后中国申请保护局部外观设计,考虑到局部外观设计制度和本国优先权都是本次专利法修改新增加的内容且目前制度均不明确,所以建议谨慎采用。
情形4:在先中国申请是局部外观设计,且优先权日在2020年12月1日至2021年5月31日之间(中国申请日在2021年6月1日之后)
对于在2021年6月1日之前就需要公开的设计,且主要设计点在于局部外观设计的,一些申请人会选择2020年12月1日至2021年5月31日之间在中国提交1个局部外观设计申请且同日针对整体外观设计也进行申请。在2021年6月1日之后尝试要求该在先局部外观设计申请的本国优先权申请局部外观设计。尽管该种做法是否能被认可优先权暂无定论,但这也是对设计要点在于局部设计的一种大胆尝试。
情形5:在先中国申请是整体外观设计或局部外观设计,且优先权日在2021年6月1日之后
为了追加相近似外观设计,会要求在先中国申请的本国优先权提交在后申请。对于要求本国优先权的情况,需要注意的是,尽管目前没有具体规定,但参考目前实施的《专利法实施细则》第三十二条关于发明和实用新型要求本国优先权的相关规定,一旦在先中国申请已经被授予专利权了,则将不能再作为要求本国优先权的基础;而且一旦要求本国优先权会导致在先申请被视为撤回。关于外观申请要求本国优先权的如上注意事项,在CNIPA于2020年12月公布的《专利法实施细则修改建议(征求意见稿)》中也的确出现了相关规定。
另外,在先中国申请和在后中国申请有局部和整体区分的,请参考上述情形1-2中的相关分析。

另外,在2021年8月3日刚公布的《专利审查指南修改草案(征求意见稿)》中,对于局部外观设计的具体表示方式,已经明确指出可采用点划线表示要求保护的局部与其他部分之间的分界线,而且对于同一产品的两个或两个以上无连接关系的局部外观设计,如果具有功能或者设计上的关联并形成特定视觉效果的,可以作为一项外观设计进行申请。但现阶段,对于上述讨论的情形仍存在不确定性,很多申请人为了应对可能的不确定,会提交多个申请进行多种尝试,那么势必会产生一些不必要的人力物力浪费。

因此,无论是申请人还是专利代理师都非常希望CNIPA能尽快推进《专利法实施细则》和《专利审查指南》的正式出台,并尽快对涉及局部外观设计和本国优先权的外观设计申请进行审查,以避免社会资源的进一步浪费。