裁判要旨

认定是否构成商标先用权抗辩中的“在原使用范围内继续使用该商标”，应当考虑商标使用的地域范围和经营规模。商业主体虽在先使用商业标识，但在他人就该标识获得注册之后，该商业主体又在原经营范围之外开设新的分支机构，并在该分支机构的经营中使用与注册商标相同或近似标识的，不属于商标法第五十九条第三款规定的“在原使用范围内继续使用该商标”的情形。
 
案件信息
 

 
案件概要

华联超市股份有限公司（简称“华联公司”）于2006年8月17日成立，经营范围包括日用百货、工艺美术品、文教用品等。2011年3月14日，华联公司注册第5345627号“华联超市”文字及字母图形商标，有效期至2021年3月13日，核定使用商品（第35类）包括：广告、进出口代理；推销（替他人）；替他人作中介（替其他企业购买商品或服务）。2012年2月14日，华联公司注册第5825607号“华联超市”文字及字母图形商标，有效期至2022年2月13日，核定使用商品（第35类）包括：为零售目的在通讯媒体上展示商品等。

第5345627号商标示意图


第5825607号商标示意图
 

 

肥城市华联商贸有限公司（简称“肥城华联公司”）成立于2000年3月8日，经营范围为日用百货、体育用品等。2002年1月8日，肥城华联公司下属超市在山东省肥城市开业。2015年11月27日，肥城华联公司注册了第14638268号“桃都华联”文字及三色图形商标，核定使用商品（第35类）包括商业管理和组织咨询；组织商业和广告展览；外购服务（商业辅助）；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）等。肥城华联公司成立后曾多次获得山东省工商行政管理局、泰安市工商行政管理局、山东省消费者协会等部门颁发的荣誉称号。肥城市华联商贸有限公司春秋古城店（简称“肥城华联公司春秋古城店”）成立于2016年4月1日，是肥城华联公司的分公司。

华联公司认为，肥城华联公司以及肥城华联公司春秋古城店使用“华联”作为企业名称，且在门店使用“华联超市”字样的行为构成商标侵权以及不正当竞争，向山东省泰安市中级人民法院（简称“一审法院”）起诉，要求肥城华联公司以及肥城华联公司春秋古城店立即停止侵权，拆除店招“华联”字样，停止在小票、账单等使用“华联超市”文字商标，更改企业名称，向华联公司公开道歉并赔偿经济损失及合理支出15万元人民币。

一审法院认为，本案中，有证据表明肥城华联公司自2002年1月之前即以“华联”作为企业字号，对其特许加盟店以及其直营店的门头招牌以“华联超市”名称进行使用。华联公司的成立时间以及其取得注册商标的时间均晚于肥城华联公司的成立时间和使用其企业字号“华联超市”的时间，肥城华联公司经过多年的经营活动，在其经营区域内具有一定影响力。华联公司在肥城市区域没有经营活动，相对于华联公司的注册商标，肥城华联公司的企业字号“华联超市”属于在先使用，该在先使用人享有在原有的范围内（仅限于原来使用的商品和服务，不得扩大到类似的商品和商标上，也不能超出原来的经营地区）继续使用其企业字号的权利，肥城华联公司可在原有范围内继续使用，不受注册商标专用权的拘束。

据此，一审法院判决驳回华联公司的诉讼请求。华联公司不服，上诉至山东省高级人民法院（简称“二审法院”）。

二审法院认为，肥城华联公司成立时间早于华联公司，其使用“华联超市”的时间亦早于华联公司取得涉案商标专用权的时间。肥城华联公司一审提交的荣誉显示其在山东省肥城市范围内具有一定的影响力，且自该公司成立以来并未在山东省肥城市以外的区域开展经营活动。肥城华联公司与华联公司的经营并未产生交集，并未导致相关公众对二者产生混淆和误认。并且，肥城华联公司未在山东省肥城市之外的区域使用“华联”字号，肥城华联公司在主观上没有借助、攀附华联公司“华联超市”注册商标扩大经营、谋取不正当利益的故意。

据此，二审法院驳回上诉，维持一审判决。华联公司不服，向最高人民法院申请再审。再审过程中，华联公司补充提交了华联公司历史演变过程、经营现状、所获荣誉、在先生效判决等知名度证据。

最高人民法院认为，根据在案证据，华联公司为上海时装（集团）公司改制后受让上海华联超市公司股权更名而来，上海华联超市公司成立于1992年5月，上海时装（集团）公司成立于1992年11月，现华联公司与其前身各主体之间存在着紧密的承继关系，现华联公司使用“华联”字号的时间应追溯至其前身成立之时。华联公司从成立时起，在上海及多个地区进行了大量经营，在全国范围内开设诸多门店，其“华联超市”品牌获得了大量荣誉，经过长期经营，“华联”“华联超市”与华联公司及其前身已经形成对应关系，并具有较高知名度，相关法院在先生效判决已经作出相应认定。肥城华联公司成立于2000年3月8日，晚于华联公司前身及其关联企业的成立时间，故其关于对“华联”字号享有在先使用权的主张不能成立。
肥城华联公司在一审中提交的在先使用证据中，部分证据未显示时间、部分证据显示时间晚于涉案商标申请注册日、部分证据未完整清晰地显示“华联超市”标识；所获相关荣誉亦系针对肥城华联公司或其法定代表人，与“华联超市”标识并无直接关联，故上述证据均无法证明在涉案商标申请注册之前，肥城华联公司已经在超市行业将“华联超市”作为商标使用并具有一定影响。

本案中，肥城华联公司在涉案商标申请注册之后开设肥城华联公司春秋古城店作为分支机构，并在该分支机构的经营中使用“华联”“华联超市”标识，不属于商标法第五十九条第三款规定的“在原使用范围内继续使用该商标”的情形，肥城华联公司的抗辩理由不能成立。

肥城华联公司及其春秋古城店在其门店招牌及网络支付账单、购物小票上使用“华联”“华联超市”字样，能够起到识别商品或服务来源的作用，且上述标识与涉案商标的主要文字识别部分相同或近似；肥城华联公司及其春秋古城店使用“华联”字样进行经营，该文字与华联公司的字号“华联”完全一致。由于肥城华联公司及其春秋古城店与华联公司从事的经营服务相同或类似，故肥城华联公司及其春秋古城店的上述行为容易造成相关公众误认为其提供的服务来源于华联公司或与华联公司存在特定联系，构成对涉案商标权的侵害及不正当竞争。华联公司提交的证据可以证明其曾多次获得全国性荣誉，“华联”字号及“华联超市”品牌在相关公众中具有较高的知名度，二审法院以华联公司在肥城市未开展经营活动为由，认定华联公司在肥城市不具有知名度，并进而认定肥城华联公司及其春秋古城店的行为不会造成相关公众的混淆误认，认定事实及适用法律均有不当。

据此，最高人民法院撤销一审、二审判决，改判肥城华联公司及其春秋古城店立即停止使用“华联”“华联超市”等侵害华联公司注册商标专用权的标识，立即停止在企业名称中使用“华联”字样，肥城华联公司赔偿华联公司经济损失3万元，肥城华联公司春秋古城店赔偿华联公司经济损失2万元。
 
魏所解读

本案入选了《最高人民法院知识产权案件年度报告（2021）》，主要涉及到商标先用权抗辩中的要件认定问题。

《商标法》第五十九条第三款规定：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”

本案中，最高人民法院推翻了一审法院与二审法院的认定，主要有两方面的考量。其一，考虑了现华联公司与其前身各主体之间存在着紧密的承继关系，现华联公司使用“华联”字号的时间应追溯至其前身成立之时，而肥城华联公司成立时间晚于华联公司前身及其关联企业的成立时间，故其关于对“华联”字号享有在先使用权的主张不能成立。而且，被控侵权人主张商标先用权抗辩时，需要提供相关的在先使用证据，以满足“商标注册前”和“有一定影响”两个要件，从（2015）京知民终字第588号“启航考研”案（2015年中国法院10大知识产权案件）中适用的观点来看，此处的“有一定影响”应理解为产生了需要商标法保护的利益，即在市场上产生识别作用，同时并不需要该标识具有较高知名度或已延及较大的地域范围。但本案中，肥城华联公司提交的证据在证据产生时间以及与“华联超市”标识关联性等方面存在较多瑕疵，证明力度不够，无法证明涉案商标注册之前，肥城华联公司已经在超市行业将“华联超市”作为商标使用并具有一定影响。

其二，对于“原使用范围”的理解，（2018）最高法民再43号“理想空间”案（最高人民法院知识产权案件年度报告（2019））中，最高人民法院指出，在商标注册人申请或实际使用商标后，在原实体店铺影响范围之外增设新店或拓展互联网经营方式的，应当认定已经超出了原有范围。本案中的观点也与该案保持一致，在他人就该标识获得注册之后，商业主体又在原经营范围之外开设新的分支机构的，不属于“原使用范围”的范畴。
 
裁判文书链接：
二审：
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=a06ecf24a25a4e47bc93ab99017fb968
再审：
https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=ee3c981328424dee8111ad1b00d160ea